Для прекращения исключительного права на секрет производства не имеет значения правомерность действий, в результате которых конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета производства, была утрачена. При этом исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.
Российское законодательство предусматривает передачу прав на использование объектов интеллектуальной собственности на основании:
1. Договора об отчуждении исключительного права на секрет производства
2. Лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства
3. Договора коммерческой концессии, основные положения которого содержатся в главе 54 ГК РФ.
При этом Федеральный закон "О коммерческой тайне", регулируя сходные отношения, не содержал норм, непосредственно касающихся договоров об отчуждении или представлении прав использования конфиденциальной информации. В связи с этим можно говорить о том, что названные статьи Гражданского кодекса Российской Федерации впервые урегулировали вопросы распоряжения закрытой информацией.
Обладатель секрета производства может, конечно, просто передать информацию, составляющую ноу-хау, любому лицу. Однако в этом случае какие-либо договорные отношения по поводу прав на секрет производства отсутствуют и лицо, получившее соответствующую информацию, а также обладатель секрет производства, не связаны какими-либо обязательствами друг перед другом и вправе, в том числе, обнародовать соответствующую информацию, прекратив исключительное право на секрет производства.
Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства должен предусматривать передачу исключительного права обладателя секрета производства в полном объеме другой стороне. В отношении договора об отчуждении исключительного права на секрет производства, как и в отношении любого договора об отчуждении исключительного права (статья 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации), действует презумпция возмездности, что означает, что договор признается возмездным, если в нем прямо не предусмотрено обратное. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на секрет производства условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Моментом перехода исключительного права на секрет производства является момент заключения договора, если в нем не предусмотрено иное.[3]
Иные условия договора определяются его сторонами самостоятельно, с учетом общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453). Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме под страхом его недействительности (статья 1234 ГК РФ).
В отличие от договора отчуждения исключительного права на секрет производства при заключении лицензионного договора правообладатель не утрачивает в полном объеме права на секрет производства, а передает их частично в установленных договором пределах.
Существенными условиями лицензионного договора являются: его предмет, который определяется указанием на секрет производства, права на который передаются; способы использования секрета производства; цена договора (статья 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В отношении лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства распространяются общие положения главы 69 ГГК РФ, касающиеся лицензионных договоров.
Так, лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства не подлежит государственной регистрации, так как сам секрет производства не регистрируется. Лицензионный договор презюмируется возмездным, если в договоре не предусмотрено иное.
Однако лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства обладает следующей особенностью. На него не распространяется общее правило статьи 1235 ГК РФ о том, что в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. В отступление от этого правила комментируемая статья устанавливает, что в случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок. Таким образом, указанное положение статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации дезавуируется.
Действие лицензионного договора не прекращается в случае перехода исключительного права на секрет производства к новому правообладателю.
Статьями 1468 и 1469 ГК РФ, регулирующими данные виды договоров налагается на обе стороны обязанность по сохранению конфиденциальности секрета производства в течение всего срока действия договора, либо до прекращения исключительного права на секрет производства.
Обычно заключению договора о передаче исключительных прав предшествуют предварительные переговоры, в ходе которых чаще всего происходит раскрытие НОУ-ХАУ. Поэтому продавцу исключительного права рекомендуется перед началом переговоров заключить с предполагаемым покупателем договор о неразглашении им информации, составляющей НОУ-ХАУ и о неиспользовании НОУ-ХАУ в случае, если договор о его передаче не будет заключен (Гражданский кодекс РФ, ст. 420-453).[4]
Аналогичная обязанность о неразглашении полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства распространяется на работника, которому секрет производства стал известен в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. При этом исключительное право на секрет производства, созданный работником в процессе трудовой деятельности принадлежит работодателю.
В качестве меры ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства Гражданским кодексом Российской Федерации прямо предусмотрено лишь взыскание убытков. Однако оговорка о возможности установления ответственности иным законом или договором позволяет применять широкий спектр мер, предусмотренных различными нормативными правовыми актами, а также соглашением сторон. При этом в иных отраслях законодательства до настоящего времени используется термин "коммерческая тайна" в его прежнем значении, то есть, фактически равнозначный термину "секрет производства".
Ответственность применяется к нарушителям исключительного права. Среди них можно выделить следующие категории:
1) лица, которые неправомерно получили сведения, составляющие секрет производства (в том числе путем подкупа сотрудников правообладателя, несанкционированного доступа к компьютерной информации и т.д.) и разгласило или использовало эти сведения;
2) лица, обязанные сохранять конфиденциальность секрета производства (лица, распорядившиеся своим правом по договору об отчуждении права либо лицензионному договору; лица, которым секрет производства стал известен в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя; должностные лица государственных органов, которые узнали о секрете производства в результате служебной деятельности; участники коллективных переговоров, получившие соответствующие сведения в ходе таких переговоров и т.п.), но разгласившие соответствующие сведения либо использовавшие их.
В случае если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого еще и доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Для взыскания убытков лицу, требующему их возмещения, придется доказать следующие обстоятельства:
1) незаконное получение или разглашение коммерческой тайны;
2) наличие убытков и их размер;
3) наличие причинно-следственной связи между понесенными убытками и совершенным ответчиком правонарушением.
Кроме гражданско-правовой ответственности законодательством РФ предусмотрены и иные виды ответственности.
Так, в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации разглашение коммерческой тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, относится к однократным грубым нарушениям работником трудовых обязанностей и является основанием расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Статья 13.14 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации устанавливает административную ответственность за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей.
Уголовный кодекс Российской Федерации в статье 183 предусматривает уголовную ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну путем похищения документов, подкупа или угроз. При этом незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, причинение крупного ущерба, совершение деяния из корыстной заинтересованности, наличие тяжких последствий образуют квалифицированные составы данного преступления.