1.2. Лицензионные соглашения по передаче технологий и прав. В эту категорию входят соглашения, предметы которых относятся к конкретному продукту и/или к конкретному процессу, или связаны с конкретным проектом.
Между этой и предыдущей категорией порой нет четкой границы. Например, совместное предприятие может быть создано для крупномасштабной деятельности в области телекоммуникаций или для производства и продажи конкретного продукта. В рамках настоящей темы это обстоятельство и не является решающим. Главное — определить: имеем мы дело с "портфелем" технологий (или всем предприятием) или самостоятельным научно-техническим решением.
В связи с этим рассмотрим две конкретные ситуации.
Первая: у изобретателя - индивидуала есть блестящая идея, но нет собственных ресурсов — средств для ее развития, формирования рынка и производства продукта. И вторая: давно существует российская организация, которая годами продает свою продукцию только в своей собственной стране и теперь ищет возможности выхода на другие рынки.
В первом случае лицензиату (покупателю) потребуется взять на себя не только существенные финансовые затраты, связанные с доведением идеи до стадии промышленного производства, но и значительный риск. Во втором же случае лицензиату предлагается уже изготавливаемый и апробированный рынком продукт.
Несмотря на различия, у этих случаев есть и общее: обе стороны располагают взаимно дополняющими возможностями, вместе они могут подняться на качественно новую ступень, достичь чего каждой в отдельности было бы очень трудно или невозможно.
Поскольку каждая сторона извлекает какую-то прибыль от коммерческой реализации научно-технического результата и прав, естественно, они желают разделить извлекаемую прибыль справедливым образом, что отражало бы вклад, сделанный каждой из них, меру ответственности, которую каждая будет нести в будущем, а также риски, которые каждая принимает на себя.
В нормальных обстоятельствах патентовладелец обладает инициативой в установлении цены на передаваемую технологию, потому что прежде всего именно от него зависит, предоставлять лицензию или нет (даже если потенциальный лицензиат делает первый запрос). Традиционно это отражается в том, что именно патентовладелец, а не лицензиат, подготавливает первый проект лицензионного соглашения, в котором отражены основные условия, на которых, как он предполагает, должны складываться взаимоотношения.
Патентовладелец также держит в уме нижний предел вознаграждения, дешевле которого он не собирается предоставлять лицензию. Установив цену на свой патент, патентовладелец, конечно, может начать переговоры, называя наивысшую цену; в любом случае, потенциальный лицензиат приложит усилия, чтобы снизить ее. Если потенциальный лицензиат вынуждает патентовладельца снизить цену до нижнего предела, однако находит ее все еще слишком высокой, переговоры срываются, и патентовладелец ищет другого лицензиата, чьи цены выше, или ожидания прибыли более скромны, или возможности для продажи лицензируемого продукта лучше.
1.3. Принудительные лицензии. Две предшествующие категории (1.1 и 1.2) представляют собой различные формы сделок, однако они добровольно заключаются сторонами, каждая из которых может видеть в них некоторые коммерческие возможности или преимущества. Обратная ситуация складывается при принудительном лицензировании, к чему в мировой практике обычно относят следующие случаи передачи технологий и прав:
- для государственного использования наиболее значимых результатов научно-технической деятельности, а также результатов, которые могут нанести вред безопасности государства;
- принудительные лицензии по патентному закону или другим законодательным актам, заключение которых без согласия патентообладателя обусловливается отсутствием надлежащего использования технологии или злоупотребления монопольным положением;
- компенсация, присужденная судом владельцу технологии и прав после того, как ответчик был признан виновным в нарушении прав истца на интеллектуальную собственность.
В соответствии с законодательством всех промышленно развитых стран передача технологий и прав на нее в рамках указанных выше сделок требует "разумной компенсации" или "разумных роялти" в качестве вознаграждения за использование патента или других рассматриваемых прав на интеллектуальную собственность.
Один из наиболее общих способов, которым оценивается компенсация, — это "разумные роялти", которые, как определяет суд, должны быть уплачены ответчиком патентовладельцу, как если бы тот первоначально предоставил добровольную лицензию. Это весьма искусственный подход, поскольку очевидно, что патентовладельца вынудили предоставить лицензию, в то время как он явно не хотел этого.
Итак, если лицензирование носит принудительный характер, важно помнить, что лицензиар будет вынужден принять условия, которые при добровольном лицензировании он мог бы отвергнуть.
К сожалению, не существует каких-либо определенных формул или точных правил, в соответствии с которыми патентное ведомство или суд могли бы принять справедливое решение о том, какое вознаграждение "разумно" в данных обстоятельствах.
Теоретически, например, в случаях государственного использования, владельцу технологии и прав может быть дана дополнительная компенсация, отражающая его потери в прибыли от производства продукта, который теперь производится независимым третьим лицом. Владелец технологии и прав может остаться производителем только в том случае, если он сможет выполнить условия контракта поставки, используя собственные производственные мощности.
На практике суды, занимающиеся оценкой ставок роялти при принудительном лицензировании, выработали директивы, основные принципы которых применимы и сегодня. По существу, эти директивы требуют от лицензиата выплат из его прибыли от продаж сумм, достаточных, чтобы позволить владельцу технологии продолжить финансирование своих научно-исследовательских программ, обеспечить продвижение рассматриваемого продукта на рынок и получить разумную прибыль.
Ценообразующие факторы
Крайне актуальным в рамках данной темы представляется выявление факторов, влияющих на цену технологии. В целом в литературе достаточно широко освещены основные из них, воздействующие на размер лицензионного вознаграждения. К ним относятся:
- стадия разработки научно-технического новшества;
- его правовая охрана;
- его техническая и коммерческая ценность;
- объем передаваемых прав;
- условия платежа;
- наличие ноу-хау;
- наличие патентной защиты и объем патентных прав;
- спрос на рынке на данную технологию и его продолжительность;
- наличие на рынке аналогичных и/или взаимозаменяемых научно- технических решений;
- возможность оказания технической помощи;
- необходимость поставки сырья, материалов, специального оборудования, комплектующих и т.п.;
- объем передаваемых прав и т.д.
Этот перечень можно было бы продолжить, исходя из условий каждой конкретной сделки. Однако при этом нельзя забывать, что один из основных ценообразующих факторов, который пока еще не нашел своего отражения в отечественной практике, — это стратегия фирмы, передающей научно-технический результат и права.
Большинство компаний-лицензиаров при лицензировании технологии исходит из простого анализа прибыли, которую может получить лицензиат. При этом во внимание не всегда принимаются особенности "растущего или сложившихся рынков", для которых характерны сопровождаемые или деривационные продажи (продажи, которые находятся вне технической ниши, покрываемой предоставленной лицензией). По этому поводу американский юрист Д.Ромари в статье "Продажа патентов: определение цены лицензий на патенты США" отмечает, что в результате продажи запатентованного портативного компьютера класса "lap top" можно ожидать продаж незапатентованных периферийных устройств, программ, кабелей, джойстиков, мышек, сумок для компьютеров.
Сопровождаемые продажи могут быть достаточно значимым фактором. Например, продажи запатентованных пейджеров или переносных телефонов могут вызвать и продажи соответствующих услуг. При этом прибыль от продажи самих пейджеров или телефонов (и соответственно размер лицензионного вознаграждения) может быть очень незначительной по сравнению с прибылью, получаемой от реализации связанных с этим услуг. Подтверждает сказанное и заявление влиятельных представителей фирмы "Сименс" о том, что ее стратегия в целом прибыльна, но это не значит, что каждое из направлений этой деятельности приносит прибыль.
Говоря другими словами, лицензия на передачу технологии и прав — это в ряде случаев первый и необходимый шаг, который нужно сделать, чтобы выйти на рынок. Затем, при правильно выработанной патентной и лицензионной стратегии как составной части экономической политики компании, последуют передача усовершенствований, оказание технической помощи, поставки комплектующих, материалов, оборудования и т.д. Специалисты в связи с этим утверждают, что стратегический аспект при формировании цены очень часто выступает более значимым фактором, чем сама технология.
Виды платежа
Исследуя лицензионные соглашения, заключаемые отечественными организациями, обращаешь внимание на неумение российских специалистов выделить в соглашении вознаграждение непосредственно за передачу технологии и прав, вознаграждение, предшествующее заключению соглашения, и сопутствующее вознаграждение. Остановимся более подробно на каждом.
Начнем с вознаграждения, предшествующего заключению соглашения. Переговоры о лицензировании, как правило, связаны с расходами или риском, которые могут быть очень значительными. В ряде случаев стороны пытаются разделить ложащееся на них бремя между собою. На практике это принимает форму трех специфических типов вознаграждений.