ґ) застосування такого знака без дозволу особи, яка має пріоритет попередньої заявки на такий самий знак (ст. 9 Закону). Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання цієї заявки (ч. 1 ст. 16 Закону)
Не є незаконним використання позначення, зареєстроване як знак для товарів і послуг, розпочате до 01.01.1992 року іншими особами для позначення однорідних товарів (див. Підрозділ 1.1).
Поняття “незаконне використання знаку”, як позначення способу використання знаку, вказує на злочинний характер діяння - це загальна кримінально-правова характеристика порушення встановленого чинним законодавством режиму охорони прав та використання знаків для товарів і послуг. Незаконні діяння у КК:
а) прямо забороняються шляхом вказання повного чи часткового переліку таких злочинних дій і незаконний характер яких, в межах окремого складу злочину, поєднується з елементами складу злочину: лише за умови наявності всіх обов’язкових умов (тобто окремих елементів складу цього злочину) незаконні дії є злочинними, інакше вони просто незаконні (напр., наявність умислу у суб’єкта злочину щодо вчинення вказаних дій та матеріальної шкоди від них).
б) диспозиції статей КК не наводять перелік таких дій, а відсилають до іншого законодавства (напр., для з’ясування переліку дій, що слід вважати “незаконним використанням” знаку необхідно звернутись до тих законодавчих (некримінальних) положень, які: а) взагалі забороняють його використання; б) дозволяють його використання, але за наявності певних підстав). Тут незаконними визнаватимуться дії вчинені без установлених в законі підстав – без отримання на це права, інших умов (щодо них є спеціальна заборона, встановлена законом), або вчинені не в установленому законом порядку (з наведенням переліку таких дій). Якщо щодо вчинення діяння не встановлено законодавством жодних заборон це кваліфікуються не як незаконні (злочинні) дії, а як зловживання правом, що є проявом свавілля особи – вона порушує права і свободи інших людей [23, C. 196].
Цей злочин вчиняється у виді діяння, пов’язане з порушенням правової охорони та порядку використання права на знак - ухилення від виконання чи неналежне виконання вимог правового режим їх охорони та використання права на знак, або вчинення його порушення. Особливість кримінально-правової охорони права інтелектуальної власності на знак в тому, що вона регламентується системою різноманітних нормативно-правових актів: спеціальний термін “незаконне” у ст. 229 КК вказує на обмеження вчинення певних дій кримінально-правовою забороною, і відсилає до інших нормативно-правових актів про знак, що регламентують інститути кримінального права, конкретні галузі відносин господарювання чи їх окремі елементи. Кримінально-правового “обмеження забороною” певного діяння (злочину) в певній сфері суспільних відносин (вчинене суб’єктом злочину), регульованої сукупністю інших нормативно-правових актів, які є джерелами певної галузі права - “законодавством” (Рішення КСУ у справі офіційного тлумачення ч. 3 ст. 21 КЗпП від 09.07.1998 № 12-рп/98 [23, C. 276] випливає, що для визначення змісту поняття “незаконне” слід використовувати положення не лише кримінального, але й іншого законодавства. Банкетні норми КК вказують лише на злочинність діяння, а встановленню ознак злочину, у першу чергу, суспільної небезпеки діяння, сприяє вказане некримінальне законодавство.
Обсяг правової охорони товарного знака, який забезпечується на підставі виданого Держдепартаментом свідоцтва, і визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг (п. 4 ст. 5 Закону), може, охоплювати не всі класи Міжнародній (Ніццькій) класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, яка починаючи з 1 січня 2002 р. виокремлює 45 груп (класів) товарів і послуг та включає в себе перелік класів та алфавітний перелік товарів і послуг з вказівкою класу, до якого віднесено конкретний товар чи послугу. Тому диспозицією ст. 229 КК охоплюється незаконне (без згоди власника) використання порушником товарного знака стосовно однорідних товарів, для чого потрібно встановити і довести, що найменування товарів і послуг порушника належать до тих же класів, що й у власника знака [50, 56-57]. Але незаконне використання добре відомих товарних знаків (DIOR, Coca-Cola, SONY, McDonald's, Mitsubishi, Ferrary, ROLLS-ROYCE, Ford, BMW, Microsoft тощо), розрізняльна і приваблива сила яких може проявлятись і бути використаною в різних сферах, стосовно неоднорідних товарів і послуг (у неконкурентних сферах), для яких знак у встановленому порядку визнано добре відомим в Україні, може порушити права на ці знаки - є ризик змішування у свідомості споживачів різних товарів і послуг стосовно їх походження, може призвести до отримання незаконного прибутку від доброго імені цього знака або спричинить йому шкоду – це можна інкримінувати за ст. 229 КК (Директива Ради Європи із зближення законодавства держав — членів Європейського співтовариства з товарних знаків (1988 р.). Українською асоціацією товарних знаків розроблені Методичні рекомендації щодо визнання знака для товарів і послуг загальновідомим в Україні.
При незаконному позначенні товарів (найчастіше підпільно (незаконно) виготовлених) попереджувальним маркуванням (етикетка, ярликах, упаковка, технічна документація) іншого товаровиробника одночасно може мати місце і незаконне використання знака для товарів чи послуг цього товаровиробника, оскільки на маркуванні товару міститься, як правило, зображення товарного знака, що не впливаючи на кваліфікацію за ст. 229 КК, має враховуватись при призначенні покарання як показник ступеня тяжкості вчиненого злочину, оскільки у такому випадку доводить до споживача інформацію про товари з порушенням вимог законодавства про маркування через свою здатність виокремити знак для товарів і послуг з інших позначень, якими маркується товар, що привертає увагу споживача, сприяє запам’ятовуванню такого знака та засвідчує захищеність всіх прав на нього [22; 94, C. 759] (П.П. Андрушко, О.О. Дудоров).
Цей злочин може утворювати сукупність зі злочинами, передбаченими, ст. 205, 209, 212 КК, а також з порушення порядку зайняття господарською діяльністю (ст. 202 КК), зайняття забороненими видами господарської діяльності (ст. 203 КК), незаконного виготовлення і збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК), незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК), обману покупців та замовників (ст. 225 КК), випуску або реалізації недоброякісної продукції (ст. 227 КК). Згідно абзацу 4 п.16 Постанови ПВС України №3 від 25.04.2003 „Про практику застосування законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності” незаконне виготовлення алкогольних напоїв або тютюнових виробів, поєднане з використанням чужого знака для товарів чи послуг додатково кваліфікується за ст. 229 КК України.
Рідкі випадки, коли товарний знак завдяки творчості, виявленій при його створенні, є оригінальним твором мистецтва, що виключає можливість його об'єктивного збігу (без копіювання) з іншими знаками (наприклад, певна музична мелодія, малюнок або скульптурне зображення) необхідно кваліфікувати дії особи, яка незаконно використовує такий знак та одночасно порушується встановлений порядок використання об'єктів авторського права., за сукупністю злочинів, передбачених ст. 176 ("Порушення авторського права і суміжних прав") і ст. 229 КК, незважаючи на те що знак застосовуються у господарському обороті для розрізнення товарів чи послуг, а твір як об'єкт авторського права у сфері діяльності, пов'язаній із задоволенням духовних потреб людини. Якщо на підставі укладеного договору автор разом із створеним ним позначенням, яке використовується згодом як товарний знак, передає замовнику усі свої майнові права, кваліфікація за ст. 176 КК виключається.
Кримінальної відповідальності за ст. 229 КК може поєднуватись із накладенням на юридичних осіб — господарюючих суб'єктів за неправомірне використання ділової репутації іншого підприємця штрафів АМК та його територіальними відділеннями відповідно до ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції" (глави 2 і 5).
Групи порушення прав на знак: прав на реєстрацію знаку і тих прав, які виникають із цієї реєстрації (що кваліфікується за ст. 229 КК). Цю групу варто досліджувати як незаконне використання знака для товарів і послуг, а незаконність - це загальна кримінально-правова характеристика порушення встановленого чинним законодавством режиму використання знаку як об’єкта права інтелектуальної власності.
1.3 Слідова картина злочину
Слідова картина злочину включає в себе дані про деякі типові обставини здійснення злочину (місце, час, обстановка); наслідки у вигляді будь-яких змін, що викликав злочин (сліди злочину, матеріальна шкода, заподіяна злочином суб’єкту права інтелектуальної власності).
Спосіб, знаряддя, засоби, місце, час і обстановка вчинення злочину є факультативними ознаками об’єктивної сторони його складу і мають значення для визначення ступеня суспільної небезпечності злочину та призначення покарання. Але якщо вони включені до статті КК, то вони стають обов’язковими і їх відсутність свідчить про відсутність складу злочину [38, С. 133].
Засоби вчинення злочину поділяють на: знаряддя – це предмети, використовуючи які, особа вчинює фізичний (як правило, руйнівний) вплив на матеріальні об’єкти (зброя, транспортні засоби, пристрої, технічне устаткування тощо) та власне засоби - підроблені документи, формений одяг тощо, якими найчастіше визначаються інформаційні способи виконання певного діяння [30, С. 155] – саме їх найчастіше при вчиненні цього злочину винна особа використовує для негативного впливу на охороняє мий знак з метою вплинути на інформаційні ознаки знака для товарів і послуг шляхом незаконного виготовлення, знищення (втрата всіх ознак цих позначень, коли вони перестають існувати на певних матеріальних носіях інформації), вилучення чи перекручення (зміна вигляду або правового режиму, порушення цілісності позначень, в тому числі часткове знищення) їх соціально-правового змісту.