Звичайно вважають, що "використання" знака означає відтворення його на товарах або при наданні послуг, або при рекламуванні, продажу, імпорту товарів із незаконним використанням знака, або при пропозиції і наданні послуг під таким знаком. У деяких законах згадуються також навіть підготовчі дії, зокрема накопичення товарів для продажу на складах [96, с.10].
Практично в усіх країнах визнається, що порушення має місце, якщо використання товарного знака для аналогічних товарів вводить в оману споживача. Іншими словами, якщо рядовий споживач вважає, що товар чи послуга, для яких відповідач використав товарний знак, вироблені на підприємстві володільця знака, то він уже введений в оману і, отже, володілець товарного знака має право вимагати припинення такого використання.
Таким чином, суд не має права позбавляти Морозова П.І. права власності на товарний знак.
Компанія "Rothmans Cigaretten GMBN" здійснила в Україні міжнародну реєстрацію товарного знака "President". Протягом тривалого часу цей зареєстрований знак в Україні не використовувався.
Заінтересовані особи звернулися до Вищого господарського суду України з позовною заявою про припинення чинності міжнародної реєстрації в зв'язку з "недостатнім використанням". В процесі розгляду позовної заяви з'ясувалося, що знак "President" досить широко використовується в Україні, але іншою особою - компанією '"Papastratos" Відповідач до суду не з'явився і пояснень до позову не надав.
Що означає термін "недостатнє використання"?
Чи можуть треті особи використовувати зареєстрований знак для товарів та послуг?
Яке рішення має винести суд по цій справі?
Рішення:
Міжнародна реєстрація марки - це реєстрація марки, здійснена в міжнародному органі реєстрації відповідно до міжнародних угод, зокрема Мадридської угоди, Протоколу до Мадридської угоди або відповідно до обох зазначених документів.
Строк дії міжнародної реєстрації відповідно до Мадридської угоди та Протоколу до Мадридської угоди становить 10 років і може бути продовжений на наступні 10 років.
Реєстрацію здійснює Міжнародне бюро ВОІВ у Міжнародному реєстрі. Відомості про марки, зареєстровані в Міжнародному реєстрі, публікують у періодичному журналі, що його видає Міжнародне бюро ВОІВ.
Згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків дата міжнародної реєстрації марки - це календарна дата подання заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки у країні походження. У разі якщо заявка надійшла до Міжнародного бюро ВОІВ протягом 2 місяців, датою міжнародної реєстрації вважають дату надходження заявки до Міжнародного бюро ВОІВ [34, с.650].
Володілець міжнародної реєстрації марки - це фізична або юридична особа, на ім'я якої здійснено міжнародну реєстрацію в Міжнародному реєстрі відповідно до міжнародної угоди, зокрема Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.
Попереджувальне маркування - це спеціальне позначення, що супроводжує торговельну марку, вказує на факт реєстрації марки і виконує рекламно-інформаційну функцію. Застосування попереджувального маркування не є обов'язковим і належить до прав володільця марки, що їх визначає ст.5 (D) Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якої для визнання прав не вимагають розміщення на товарі будь-якого позначення або вказівки на реєстрацію торговельної марки.
Попереджувальне маркування, що має вигляд великої літери R, вписаної в коло, вперше запроваджене в США, поширилося у всьому світі, стало загальноприйнятим символом зареєстрованої торговельної марки. Нині для попереджувального маркування рекомендують використовувати саме цей символ.
Для попереджувального маркування використовують також символ "ТМ" (trademark) або "М" (mark), які засвідчують, що певне позначення є торговельною маркою, а іноді "reg ТМ" - "зареєстрована торговельна марка", але використання цих позначень менш поширене.
Втрата чинності реєстрації торговельної марки - це втрата торговельною маркою юридичної чинності внаслідок припинення дії реєстрації.
Дія реєстрації марки припиняється в разі несплати встановленого законом збору за продовження строку дії реєстрації з першого дня періоду, за який збір не сплачено, якщо володілець реєстрації не скористався пільговим строком для поновлення реєстрації марки.
Дія реєстрації торговельної марки припиняється в разі відмови володільця від реєстрації від дати публікації відомостей про відмову від реєстрації марки в офіційному бюлетені патентного відомства.
Дія реєстрації торговельної марки може бути достроково припинена також за рішенням суду у зв'язку з:
невикористанням марки протягом встановленого національним законодавством строку від дати реєстрації марки або від дати, коли використання марки було припинено;
перетворенням зареєстрованої марки на позначення, що стало загальноприйнятим для певних товарів або послуг після дати подання заявки, тобто втратою торговельною маркою розрізняльної здатності;
використанням колективної марки на товари або наданням послуг, що не мають єдиних якісних або інших спільних характеристик;
ліквідацією юридичної особи - володільця реєстрації марки без призначення правонаступника.
У зазначених випадках дія реєстрації марки припиняється від дати винесення судом рішення. Дія реєстрації марки фактично припиняється також у разі визнання реєстрації недійсною.
Отже, якщо "Rothmans Cigaretten GMBN" протягом 10 років не використовувала товарний знак "President", то Вищий господарський суд України може позбавити дану компанію міжнародної реєстрації товарного знаку.
У 1993 році компанія "Hugo boss" зареєструвала в Міжнародному бюро Світової організації інтелектуальної власності знак для товарів та послуг „Baldessarini Hugo boss" для товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг ТЮТЮН; приналежності для паління; сірники із строком дії міжнародної реєстрації 20 років. В Україні цей знак було взято під охорону з 20 липня 1993 року, а відомості про початок його дії було опубліковано 18 жовтня 1993 року. У травні 1999 року компанія Реемстметма Ситаренфабрикен Гмбл" подала позов до компанії, "Hugo boss" (третя особа на стороні відповідача Державне патентне відомство України) із вимогами про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації знака для товарів 34-го класу Міжнародної класифікації товарів та послуг та про зобов'язання Державною патентною відомства України повідомити про це Міжнародне бюро Світової організації інтелектуальної власності. Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що компанія "Hugo boss ЛГ" протягом тривалого часу не використовує в Україні зареєстрований товарний знак. Власне ж реєстрацію товарного знака, на думку позивача, було здійснено для того, щоб перешкодити використанню марки „БОСС" для тютюнових виробів.
Чи має обмеження строк, по закінченню якого дії свідоцтва на товарний знак, що не використовується на території України, може бути припинено у судовому порядку? Що вважається використанням товарного знака?
Чи є правомірним встановлення необхідності використання власником свого майна (товарного знака)? Як у цьому контексті можна охарактеризувати дії компанії, "Hugo boss ЛГ"?
Яке рішення має прийняти суд?
Рішення:
Зареєстрована торговельна марка - це торговельна марка, відомості про яку внесено до реєстру марок, а якщо за національним законодавством право на марку набувають лише шляхом реєстрації марки, то зареєстрована товарна марка - це марка, яку охороняють на підставі реєстрації.
В Україні правовстановлюючим фактом набуття виключного права на марку є реєстрація марки в державному реєстрі. Після внесення марки до реєстру її володілець має право забороняти її використання іншим особам без його дозволу.
Володілець реєстрації торговельної марки (свідоцтва) - це фізична або юридична особа, на ім'я якої зареєстровано торговельну марку в національному реєстрі торговельних марок відповідно до законодавства країни. Володілець реєстрації марки є володільцем зареєстрованої торговельної марки, права на яку набуто на підставі реєстрації марки.
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" особу, на ім'я якої зареєстровано марку в Державному реєстрі свідоцтв України на марки, визначають як володільця свідоцтва України на торговельну марку.
Реєстр торговельних марок становить собою офіційний звід відомостей про торговельні марки.
До Реєстру вносять зображення торговельної марки, відомості про володільця, дату встановлення пріоритету та дату реєстрації марки, перелік товарів та послуг, для яких зареєстровано торговельну марку, інші істотні відомості, пов'язані з обсягом правової охорони, наданої торговельній марці, а також всі подальші зміни, що стосуються внесених відомостей.
Будь-яка заінтересована особа може отримати інформацію про торговельні марки, внесені до Реєстру.
Реєстр обмежений сукупністю відомостей, що мають відношення до зареєстрованих марок, включаючи сукупність відомостей про подані на розгляд заявки на реєстрацію торговельних марок.
Існують реєстри національні та регіональні, а також Міжнародний реєстр марок.
Національний реєстр містить відомості про торговельні марки, охорона яким надана на підставі національної реєстрації, а регіональні til міжнародні реєстри, відповідно, відомості про марки, зареєстровані згідно з регіональною або міжнародною угодою.