Правило п.1 ст.22 Закона о товарных знаках, раскрывающее понятие использования товарного знака, следует отличать от правила, установленного п.2 ст.4 указанного Закона. В последнем случае речь идет о содержании понятия незаконного использования товарного знака третьими лицами, чьи действия нарушают исключительное право правообладателя на товарный знак[61].
Так, ЗАО "Издательский дом "Экономическая газета" обратилось с иском, в котором просило запретить государственному предприятию "Редакция газеты "Экономическая газета" обозначать товарным знаком "Экономическая газета" товар - газету "Экономическая газета", изготовлять, предлагать товар, обозначенный этим знаком, к продаже и продавать его.
Решением суда иск удовлетворен. Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе.
Исключительное право на использование товарного знака закреплено в ст.4 Закона о товарных знаках. В ч.2 этой статьи установлено, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован[62].
Поскольку правовая охрана товарного знака обеспечивается на основании государственной регистрации, суд исследовал данный вопрос и сделал основанный на материалах дела вывод о том, что ЗАО "Издательский дом "Экономическая газета" - правопреемник редакции еженедельной экономической газеты "Экономика и жизнь" - согласно свидетельству, выданному Комитетом РФ по патентам и товарным знакам, является правообладателем товарного знака "Экономическая газета".
Сторонами не оспаривалось, что ответчиком выпускается газета с наименованием "Экономическая газета". Соответствующие печатные издания приобщены к материалам дела.
Суд обоснованно пришел к выводу о необходимости защиты права истца путем запрета ответчику использовать указанный товарный знак[63].
Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции без изменения[64].
Таким образом, использование в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, без разрешения правообладателя признается нарушением его исключительного права.
В содержательном плане понятие незаконного использования является более широким по сравнению с понятием использования как по спектру действий с товарным знаком, так и по временным параметрам осуществления этих действий. Например, незаконным по смыслу абз.6 п.2 ст.4 Закона о товарных знаках признается использование товарного знака без разрешения правообладателя путем размещения данного знака в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации. В то же время размещение товарного знака в сети Интернет, например, самим правообладателем в рекламных целях может быть признано использованием лишь при наличии уважительных причин фактического неиспользования товарного знака[65]. Что касается временных параметров осуществления действий с товарным знаком, то действия, характеризующие его незаконное использование, признаются контрафактными в течение срока действия регистрации товарного знака, в то время как действия по его использованию в смысле ст.22 Закона о товарных знаках необходимо совершать в течение любых трех лет после регистрации знака.
Товарные знаки могут использоваться и лицами, осуществляющими посредническую деятельность. Варианты такого использования предусмотрены п.2 ст.22 Закона о товарных знаках. Согласно указанному пункту юридические и физические лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего.
Легального определения посреднической деятельности не существует. Чаще всего в качестве такой деятельности рассматривают деятельность посредника - представителя (поверенного, комиссионера, агента), направленную на возникновение, изменение или прекращение определенных прав и обязанностей для клиента (представляемого, комитента, принципала) в отношениях последнего с третьими лицами. Отношения между посредником и клиентом регулируются соответственно договорами поручения, комиссии, агентским договором.
По смыслу п.2 ст.22 Закона о товарных знаках фигура изготовителя товаров ассоциируется с фигурой клиента, который является правообладателем. При определенных условиях в роли клиента может выступать и лицензиат, если последнему не запрещено передавать полученные им права по договору сублицензии.
В ст.22 Закона о товарных знаках предусмотрены три варианта использования товарных знаков посредником.
Первый вариант заключается в использовании посредником своего товарного знака безотносительно к товарам клиента. В данном случае лицензионный договор (либо включение элементов лицензионного договора в договоры об осуществлении посреднической деятельности) между посредником и клиентом не заключается.
Второй вариант предусматривает использование посредником своего товарного знака наряду с товарным знаком клиента - изготовителя товаров. В этом случае между посредником и клиентом должен быть заключен лицензионный договор о предоставлении первому из них права на использование товарного знака.
Третий вариант допускает возможность использования посредником своего товарного знака вместо товарного знака клиента.
Использование товарного знака может рассматриваться не только как право, но и как обязанность правообладателя. В п.3 ст.22 Закона о товарных знаках установлено правило, в соответствии с которым в случае неисполнения правообладателем или лицом, которому право на использование товарного знака предоставлено на основе лицензионного договора, обязанностей по использованию знака правовая охрана последнего может быть прекращена. Основанием прекращения правовой охраны товарного знака является его неиспользование непрерывно в течение любых трех лет после регистрации[66]. Указанный период в действующей редакции п.3 ст.22 Закона о товарных знаках сокращен по сравнению с его прежней редакцией на два года и, кроме того, изменены правила его исчисления. Срок возможного непрерывного неиспользования товарного знака устанавливается для целей осуществления подготовительных операций и налаживания серийного производства товаров, организации процесса их реализации и т.п.
Закрепление на уровне закона срока возможного непрерывного неиспользования товарного знака опирается на правила Парижской конвенции, согласно которым, если использование зарегистрированного знака в стране является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.
В соответствии с п.3 ст.22 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака. Очевидно, что прекращение правовой охраны по основанию неиспользования товарного знака в отношении части товаров касается тех из них, которые указаны в соответствующем перечне при регистрации знака[67].
В связи с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака в отношении части товаров, в том числе для тех из них, для которых этот знак был зарегистрирован, возникает вопрос о дальнейшей возможности индивидуализации указанной части товаров. Закон не дает прямого ответа на данный вопрос. С одной стороны, действие правовой охраны знака полностью не прекращается, поскольку она распространяется на ту часть товаров, в которых знак применен. С другой - способность товарного знака индивидуализировать часть товаров, для которых правовая охрана прекращается, не утрачивается. Представляется, что законодатель мог бы допустить при условии уплаты соответствующей пошлины возможность индивидуализации той части товаров, в отношении которой правовая охрана знака была досрочно прекращена и, соответственно, восстановить в полном объеме правовую охрану знака[68].
Как уже отмечалось выше, действующее российское законодательство о товарных знаках признает за правообладателем исключительное имущественное право на использование зарегистрированного им товарного знака, включающее в себя юридическую возможность запрета такого использования третьими лицами. Наличие у правообладателя исключительных прав имущественного характера позволяет ему определять условия использования товарного знака и извлекать из этого, как, впрочем, и из действий по самостоятельному применению товарного знака, имущественную выгоду[69].
Обращение имущественных прав на товарные знаки в гражданском обороте не должно, однако, приводить к злоупотреблениям со стороны правообладателя и способствовать появлению неоправданных с точки зрения потребителя барьеров в свободном перемещении товаров и услуг. В этой связи действующим законодательством введены специальные правила, ограничивающие юридическую монополию правообладателя. Одним из них является правило об исчерпании прав, основанных на регистрации товарного знака. Оно сформулировано в ст.23 Закона о товарных знаках, согласно которой регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия. В основу правила об исчерпании прав положена идея обхода искусственных барьеров для свободной торговли, которые могут возводиться обладателями абсолютных исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Впервые эта идея получила свое развитие в немецком законодательстве начала ХХ в.