Суть правила об исчерпании прав на товарный знак заключается в том, что, передав право на использование знака, правообладатель утрачивает юридическую возможность контроля за дальнейшими продажами индивидуализированных этим знаком товаров и не вправе запретить третьим лицам использование указанных товаров.
Рассмотрим пример из правоприменительной практики.
ООО "Максим" в кассационной жалобе просило отменить постановление апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции, ссылаясь, в частности, на неправильное применение судом Закона о товарных знаках, а также на необоснованность вывода суда апелляционной инстанции о том, что, поскольку журнал "Телевик" введен с таким названием в оборот с согласия владельца товарного знака, регистрация этого товарного знака не дает права его владельцу запрещать использование этого товарного знака другим лицам в отношении введенного в оборот товара.
В процессе проверки законности и обоснованности решения и постановления судов первой и второй инстанции в кассационном порядке ФАС Северо-Западного округа не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Из материалов дела следует, что индивидуальному предпринимателю В. выдано свидетельство на товарный знак "Телевик week", зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 30 апреля 1996 г., на товары и услуги по классам 16, 35, 41, 42. Данное свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака с 29 ноября 1994 г. ООО "Максим" приобрело права на товарный знак по указанному свидетельству на основании договора с В. об уступке товарного знака от 28 декабря 1998 г. Суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что использование слова "Телевик" в качестве наименования периодического журнала отвечает признакам нарушения прав владельца товарного знака. Вместе с тем суд апелляционной инстанции правомерно отказал в иске, сославшись на ст.23 Закона о товарных знаках, мотивировав при этом свое решение тем, что согласно указанной статье регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия. Следовательно, изготовление товара с использованием обозначения, зарегистрированного впоследствии в качестве товарного знака, не является нарушением права на товарный знак, поскольку оно осуществляется с согласия владельца товарного знака - В. О согласии предпринимателя В. на введение данного товара в хозяйственный оборот свидетельствует подписанный им договор от 1 сентября 1994 г. о совместной деятельности по производству и распространению журнала "Телевик"[70].
Постановление кассационной инстанции по указанному делу не является бесспорным, поскольку товар по смыслу ст.23 Закона о товарных знаках должен вводится в оборот непосредственно владельцем товарного знака, а не будущим владельцем либо с его согласия. Из материалов дела следует, что на момент дачи согласия (1 сентября 1994 г) предприниматель В. не мог быть правообладателем.
По масштабу действия правила об исчерпании прав принято различать:
международное исчерпание;
региональное исчерпание;
национальное исчерпание.
В пользу международного исчерпания прав высказываются США, Швеция и некоторые другие страны.
Правила о региональном (европейском) исчерпании прав придерживаются Германия и Великобритания.
В России действует правило об исчерпании прав национального масштаба.
Правило об исчерпании прав, сформулированное в ст.23 Закона о товарных знаках, отличается в содержательном плане от его прежней редакции, которая была весьма расплывчата и допускала различные варианты его обхода, главным образом в сфере импорта товаров на территорию России.
Указанным обстоятельством во многом объясняется позиция законодателя, включившего в действующую редакцию Закона формулировку об исчерпании права в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории России. Таким образом, правило об исчерпании прав, основанных на регистрации, обрело ясно очерченные рамки национального масштаба, что должно повлечь эффект противодействия нежелательной для России экспансии импорта.
Правило об исчерпании прав имеет прямое отношение к реально существующей проблеме так называемого параллельного импорта, решение которой находится в плоскости установления юридических механизмов запрета ввоза товаров, реализованных в другом государстве владельцем товарного знака, зарегистрированным в РФ, на ее территорию лицом, приобретшим эти товары на законных основаниях. Указанное лицо может, опять же на законных основаниях, видоизменить данный товар в угоду вкусам и желаниям потребителей и направить его встречным ("параллельным") потоком в Россию под знаком правообладателя. Поскольку одним из ключевых моментов правила об исчерпании прав является указание на место ввода товаров в гражданский оборот, постольку по смыслу ст.23 Закона о товарных знаках факт продажи товаров с примененным на них товарным знаком за границей не влечет исчерпания прав владельца товарного знака в России[71].
Правообладателю предоставлено право на применение предупредительной маркировки своего товара. Норма о предупредительной маркировке, содержащаяся в ст.24 Закона о товарных знаках, направлена главным образом на охрану интересов правообладателя и потребителей, а также на борьбу с так называемыми коммерческими подделками, которые могут нанести ущерб деловой репутации добросовестного производителя товаров.
Суть коммерческих подделок заключается в том, что зарегистрированный товарный знак неправомерно размещается на товарах, похожих на те, для которых он зарегистрирован. При этом на рынок могут поступать фальсифицированные товары, что ставит под сомнение добросовестность истинного их производителя, сводя на нет его усилия по разработке соответствующих обозначений и их рекламе.
Предупредительная маркировка представляет собой специальное обозначение в виде определенной надписи, которая свидетельствует о том, что товарный знак, рядом с которым размещена указанная надпись, является охраняемым, что дает потребителю товара, индивидуализированного данным знаком, известные гарантии изготовления последнего именно тем производителем, на которого он и рассчитывает. Нанесение предупредительной маркировки способствует выделению товарного знака среди других обязательных или рекламных обозначений, привлекая тем самым внимание потребителя, что повышает эффективность использования самого товарного знака посредством дополнительного оповещения о нем.
Форму и вид предупредительной маркировки правообладатель выбирает самостоятельно, руководствуясь при этом обычаями делового оборота и рекомендациями законодателя.
При этом, как правило, используются специальные символы, буквенные сочетания, словесные обозначения.
На практике наиболее широкое распространение получили специальные символы, например, в виде латинской буквы "R". Среди буквенных сочетаний чаще всего используются:
ТМ - Trade Mark, означающее, что товарный знак заявлен в патентное ведомство, но еще не зарегистрирован.
SM - Service Mark, означающее, что знак обслуживания заявлен в патентное ведомство, но еще не зарегистрирован.
К словесным обозначениям, используемым в мировой практике в качестве предупредительной маркировки, относятся следующие слова и словосочетания: "Trademark", "Registered Trademark" (Великобритания), "Marfue deposee" (Франция, Бельгия), "Marks Registrada" (латиноамериканские страны).
Нанесение предупредительной маркировки является правом, но не обязанностью правообладателя. Реализовать это право он может с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака. По российскому законодательству такая возможность должна быть скорректирована с учетом нормы п.2 ст.180 УК РФ, согласно которой незаконное использование предупредительной маркировки не зарегистрированного в РФ товарного знака, если это совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, представляет собой уголовно наказуемое деяние[72].
Действующее правило о предупредительной маркировке, в отличие от его прежней редакции, содержит указание на конкретные разновидности символов и словесных обозначений, свидетельствующих о том, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в РФ. Данное правило носит рекомендательный характер, и правообладатель может не следовать ему.
Вместе с тем любые иные специальные символы, буквенные сочетания и словесные обозначения, которые также могут проставляться на товарах и (или) их упаковках, нельзя рассматривать в качестве предупредительной маркировки, поскольку они не относятся к числу поименованных в ст.24 Закона о товарных знаках[73]. Например, потенциальный правообладатель вправе проставить рядом с заявленным товарным знаком маркировку "ТМ", но эта маркировка по смыслу указанной статьи не будет являться предупредительной. Соответственно, к лицу, осуществившему такое действие, нельзя будет применить санкции, установленные п.2 ст.180 УК РФ. Уголовная ответственность может наступить, если потенциальный правообладатель проставит рядом с еще не зарегистрированным товарным знаком поименованную предупредительную маркировку, например в виде латинской буквы "R"[74].