В.О. Калятин отмечает пять существенных особенностей критерия новизны[44]:
новизна ограничена только территорией РФ;
при оценке новизны учитываются только зарегистрированные знаки и поданные заявки;
учет зарегистрированных товарных знаков осуществляется на текущий момент: если аналогичный товарный знак был зарегистрирован ранее, но в настоящее время его регистрация прекратилась, то любое иное лицо может зарегистрировать его на свое имя;
требование новизны является ограниченным: в расчет не принимаются обозначения, не охраняемые в данный момент времени;
при оценке новизны в расчет принимается не только полное совпадение обозначений, но и их сходство до степени смешения.
С.П. Гришаев видит сущность новизны товарного знака в том, что "представленное для регистрации обозначение не должно быть сходным со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными для маркировки подобного рода изделий"[45].
В литературе указывается на еще одно условие охраноспособности товарного знака, именуемое различительной способностью[46].
Несмотря на то что многие специалисты усматривают наличие специальных условий охраноспособности товарного знака, мы должны констатировать, что указанные условия как таковые действующим законодательством не предусмотрены. Они существуют в виде собирательных и условных понятий, используемых в научной и учебной литературе.
Что касается условий регистрации товарного знака, то они зафиксированы в ст. ст.6 и 7 Закона о товарных знаках в негативной форме и их нельзя напрямую отождествлять с теми критериями, которые известны патентному праву в качестве условий патентоспособности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) или охраноспособности (селекционные достижения). Вместе с тем условия регистрации выполняют ту же функцию, что и критерии патентоспособности или охраноспособности - они призваны "отфильтровать" обозначения, которые не способны должным образом индивидуализировать товары и услуги вследствие причин, определенных законодателем в качестве абсолютных и иных оснований для отказа в регистрации[47].
Действующее законодательство о товарных знаках устанавливает общие и частные основания для отказа в регистрации. Общие основания закреплены в ст. ст.6 и 7 Закона о товарных знаках. Частные основания установлены в п. п.2.3 и 2.5 Правил регистрации товарного знака в форме указания на конкретные виды обозначений, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.
В качестве частных основания для отказа в регистрации товарного знака оснований в Правилах регистрации товарного знака называются случаи предоставления на регистрацию обозначений:
не обладающих различительной способностью;
вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
являющихся общепринятыми символами и терминами;
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ их производства или сбыта;
являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:
обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения; сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
реалистические или схематические изображения товаров, заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением (например, шар, усеченная пирамида);
общепринятые наименования, представляющие собой простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (например, одежда, обувь, еда);
общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (например, "ОАО", "ЗАО", "ГУП", Минэкономразвития).
Действующее законодательство не содержит определения различительной способности. Чаще всего под ней понимают способность товарного знака индивидуализировать товары[48].
Под обозначениями, вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимаются обозначения, используемые для определенного товара, которые в результате длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стали указанием конкретного вида товара (например, "докторская колбаса").
К общепринятым символам относятся обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, а также условные обозначения, применяемые в науке и технике. Примером обозначения, символизирующего область деятельности, является знак змеи над чашей, принятый в медицине, а примером условного обозначения в науке может служить символ интеграла в математике или символ константы в физике.
К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. Термины - это слова с точно определенными значениями. В каждой отрасли науки и техники используются особые термины, например: "гипотенуза", "синус", "косинус", "тангенс" (математические термины); "склонение", "спряжение", "глагол", "подлежащее" (грамматические термины); "окисел", "ангидрид", "метил" (химические термины); "государство", "власть", "коммунизм" (общественно-политические термины).
К обозначениям, характеризующим товары, относятся: простые наименования товаров (например, "хлеб", "лыжи"); обозначения категории качества товаров (например, "высший сорт"); указание свойств товаров, в том числе носящие хвалебный характер (например, "изумительная прочность"); указания на материал или состав сырья (например, "тройной угольный фильтр"); указания веса, объема, цены товаров (например, "270 рублей"); указания даты производства товаров (например, "дата изготовления: 11.05.2004"); данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий (например, "муниципальное предприятие"); адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.
Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющиеся общепринятыми символами и терминами, обозначения, характеризующие товары, а также представляющие собой общепринятую форму товаров, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Оценка доминирующего положения элемента в товарном знаке осуществляется исходя из смыслового и (или) пространственного значения элемента (п.14.4.1 Правил регистрации товарного знака). По мнению Э.П. Гаврилова, дающего оценку указанному пункту, выражение "принимается во внимание его смысловое и (или) пространственное значение" очевидно означает, что неохраняемый элемент не должен находится в центре или занимать свыше 50% "поля всего обозначения". Что касается смыслового значения, то неохраняемый элемент вообще не должен иметь смысла, а охраняемая часть должна иметь какой-либо смысл[49].
Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющиеся общепринятыми символами и терминами, обозначения, характеризующие товары, а равно представляющие собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом, могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, если они приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. При этом доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам относятся, в частности, сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.
К обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном количестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным и вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Признаки ложности обозначения и его способности введения потребителя в заблуждение в литературе оцениваются неоднозначно. На позиции их отождествления стоят, в частности, Г.И. Тыцкая и А.П. Рабец[50]. Различный смысл в указанные признаки вкладывает Э.П. Гаврилов, который считает, что под "ложными обозначениями следует понимать намеренно искаженные указания, содержащиеся в товарном знаке; любые косвенные данные, допускающие разное толкование, следует считать не ложными, а способными ввести в заблуждение потребителя"[51].
На наш взгляд, формулировка, содержащаяся в п.2.5 1 Правил регистрации товарного знака, оставляет желать лучшего, и не только потому, что фиксирует одни и те же последствия применения ложных и способных ввести в заблуждение обозначений, но и по причине ее нелогичности как в субъективном, так и объективном смыслах. На нелогичность указанной формулировки в субъективном смысле указывает Э.П. Гаврилов, который предлагает при отнесении обозначений к способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывать следующие обстоятельства: