В кінці XIX століття одна невелика компанія відкрила новітню формулу складу напою. Відкриття порушило перед цією невеликою компанією питання про прийняття одного дуже важливого рішення: чи варто їй патентувати нову формулу або зберегти формулу у вигляді комерційної таємниці? Невелика компанія прийняла правильне рішення й зберегла формулу в комерційнім таємниці. І донині, хоча пройшло понад 100 років, громадськість досі не знає, які інгредієнти входять у популярний напій під назвою "Кока-кола". У результаті корпорація "Кока-кола" стала мегакомпанією з ринками збуту в усьому світі. Однак якби вона запатентувала цю формулу, багато компаній могли б законно скопіювати її ще багато десятиліть тому по завершенні терміну дії патенту. Рішення зберегти формулу кока-коли як комерційну таємницю важко переоцінити, тому що воно дотепер залишається одним з видатних рішень у сфері бізнесу всіх часів.
Вибір між патентною охороною і засекречуванням лише в поодиноких випадках матиме (якщо взагалі будь-коли матиме) таке ж комерційне значення, як аналогічне рішення у випадку з напоєм "Кока-кола". Проте важливо побачити розходження між двома видами охорони та переваги кожного виду. Патентування, пов'язане з публікацією опису об'єкта охорони, і засекречування - несумісні. Може бути обрано лише один вид охорони - комерційна таємниця або патент.
У виборі між патентуванням і засекречуванням зазвичай керуються аналізом таких чинників [70]:
Чи є доступною патентна охорона. Очевидно, компанія повинна передусім визначити, чи є доступною патентна охорона для певного об'єкта, перед тим як проводити аналіз решти чинників. Якщо об'єкт охорони не задовольняє юридичних вимог (новизна, винахідницький рівень і промислове застосування), то він є непатентоздатним і може бути збереженим як комерційна таємниця. Аналіз нижченаведених чинників у такому разі втрачає зміст.
Природа об'єкта охорони: чи можна його тримати в секреті. Об'єкт, що його можна легко виявити за допомогою вивчення товару або його розбирання, не підійшов би бездоганно для захисту комерційною таємницею. Конкуренти можуть просто купити цей товар і швидко знайти й вивчити новий об'єкт.
Такі товари варто охороняти, якщо взагалі слід це робити, патентом. З іншого боку, винаходи, що не є легко виявленими шляхом "розбирання", можуть бути краще захищені як комерційні таємниці. Наприклад, нові технологічні процеси можуть бути краще захищені законами про комерційну таємницю, тому що їх важко знайти при розбиранні готової продукції й можна таємно використовувати протягом періоду, що перевищує термін дії патенту.
Очікуваний період тривалості життя технології. Технологія, яка швидко розвивається, може краще підходити для захисту комерційною таємницею. Технологія, що застаріє за менш ніж 18 місяців, не дотягне до виходу патенту через відносно тривалу процедуру одержання правової охорони через патентне відомство. Якщо широкі за охопленням патентні формули не можуть бути написані так, щоб охопити й наявну технологію, й удосконалену, можливо, краще використовувати капітал для збереження технології як комерційної таємниці, ніж вкладати його в патент.
Розгляньмо, наприклад, область напівпровідникової пам'яті, яка швидко розвивається. Пристрій пам'яті та способи її організації змінюються дуже швидко в міру вдосконалення технології. Якщо об'єкт охорони є чимось, що його можна захистити патентом із широким охопленням формули, наприклад, новою організацією структур пам'яті високої щільності, тоді об'єкт може бути краще захищений патентом. З іншого боку, якщо об'єкт охорони є новим способом збирання для однієї специфічної схеми пам'яті, що за рік виявиться застарілою, цей об'єкт може краще підійти для захисту комерційною таємницею.
До патентної охорони висуваються більш суворіші юридичні вимоги, ніж до засекречування. Практично всі об'єкти придатні для захисту комерційною таємницею. Об'єкт охорони повинен містити мінімальну новизну, але вимога до новизни в разі комерційної таємниці далеко не така сувора, як у випадку з патентом. Для визнання наявності комерційної таємниці об'єкт охорони повинен бути засекреченим компанією, мати цінність для компанії в силу невідомості третім особам і бути предметом зусиль з утримування його в таємниці. Компанія може з більшою легкістю визначити свої власні комерційні таємниці й задовольнити юридичні вимоги, пропоновані до їх захисту комерційною таємницею, ніж задовольнити об'єктивну вимогу патентного експерта з виконання критеріїв патентоздатності.
Патенти забезпечують виключні права, тоді як комерційна таємниця не забезпечує такої охорони. Патент передбачає право відсторонити інших від виготовлення, використання або продажу винаходу на території його дії. Це право забороняє виготовляти, використовувати або продавати винахід навіть тим, хто в подальшому незалежно винайде цей самий об'єкт. На противагу цьому, комерційна або службова таємниці лише дають право зберігати зміст засекреченої інформації в таємниці, тобто зберігати комерційні інтереси компанії.
Комерційна таємниця не запобігає можливостям на законній підставі незалежного розкриття іншими певного технічного рішення або розбирання певного товару з метою виявлення комерційної таємниці. До речі, наступний винахідник може одержати патентну охорону на винахід, який хтось придумав раніше й засекретив. Більше того, в цьому разі новий патентовласник вправі зупинити виготовлення, використання або продаж раніше засекреченого об'єкта попередньому власникові комерційної таємниці. Порівняння юридичних вимог у випадку охорони винаходу патентом або комерційною таємницею представлено в табл.3.2
На жаль, щойно комерційна таємниця випадково або шляхом розбирання товару виявляється, форма правової охорони шляхом засекречування зникає. Хоча тривалість життя середньостатистичної комерційної таємниці оцінити дуже важко (якщо взагалі можливо), є думка, що середня тривалість її життя становить приблизно три роки.
Витрати на одержання та підтримку охорони. Одержувати та підтримувати в силі дорожче патенти, ніж комерційну таємницю.
Витрати на охорону комерційної таємниці містять у собі лише витрати, пов'язані з організацією й реалізацією політики компанії з охорони інформації, що становить комерційну таємницю. Тому комерційні таємниці можуть мати меншу собівартість у разі правильної організації заходів щодо засекречування, зокрема й здійснення формальних підтверджувальних кроків зі збереження об'єкта охорони в секреті.
Водночас потрібно мати на увазі, що витрати компанії, пов'язані з організацією й реалізацією політики з охорони інформації, що становить комерційну таємницю, містять у собі істотні витрати зі забезпечення організаційних і технічних засобів збереження таємниці. Якщо в компанії ці питання вже вирішено, то додаткових витрат із засекречування чергової цінної інформації не буде потрібно.
У малих інноваційних компаніях, як правило, все робиться в режимі жорсткої економії на накладних витратах, тому організаційні й технічні заходи щодо збереження в таємниці ще не тільки не здійснено, але й не розроблено.
Таблиця 2. Порівняння юридичних вимог у разі охорони винаходу патентом або в режимі комерційної таємниці
| Комерційна таємниця | Патент |
| Об'єкт охорони має дуже мало юридичних обмежень | Об'єкт охорони має багато юридичних обмежень |
| Потрібен мінімальний ступінь новизни об'єкта охорони | Потрібна новизна об'єкта охорони щодо всіх відкритих джерел інформації |
| Дотримання режиму таємності для об'єкта охорони до й після ухвалення рішення про засекречування | Немає еквівалентної вимоги |
| Наявність доказів цінності об'єкта охорони для компанії | Немає еквівалентної вимоги |
| Немає еквівалентної вимоги | Об'єкт охорони повинен відповідати критерію "винахідницький рівень" |
| Немає еквівалентної вимоги | Об'єкт охорони повинен відповідати критерію "промислова придатність" |
| Право компанії визначати свої секрети самостійно | Рішення про вид патенту приймає не компанія, а патентне відомство |
| Немає еквівалентної вимоги | Наявність обов'язкових платежів за юридично значущі дії при одержанні патенту |
| Дає переваги власникові назавжди | Термін охорони обмежений 20 роками |
| Перехід працівників в іншу компанію дуже ускладнює збереження таємниці | Права на патент зберігаються в компанії після звільнення винахідника |
Водночас потрібно мати на увазі, що витрати компанії, пов'язані з організацією й реалізацією політики з охорони інформації, що становить комерційну таємницю, містять у собі істотні витрати зі забезпечення організаційних і технічних засобів збереження таємниці. Якщо в компанії ці питання вже вирішено, то додаткових витрат із засекречування чергової цінної інформації не буде потрібно. У малих інноваційних компаніях, як правило, все робиться в режимі жорсткої економії на накладних витратах, тому організаційні й технічні заходи щодо збереження в таємниці ще не тільки не здійснено, але й не розроблено.
Обсяг прав. Право на винахід не більше за те, що визначено в змісті формули винаходу. На противагу цьому комерційна таємниця не обмежується будь-якою формулою. Компанія може заявити як комерційну таємницю практично будь-яку інформацію за умови, що ця таємниця має цінність для компанії, не є загальновідомою для інших осіб і її свідомо охороняють. Це дає власникові комерційної таємниці дещо більшу свободу дій при визначенні правової охорони результатів своєї інтелектуальної діяльності, ніж це дозволяють зробити вимоги до патентування.
Можливість здійснювати контроль за дотриманням прав. Здійснювати контроль за патентними правами легше, ніж за правами на комерційну таємницю. Кожен патент точно встановлює обсяг прав на охоронювану інтелектуальну власність у відповідній формулі винаходу. Якщо є патент на товар або його складову частину, власник патенту може просто досліджувати наявні на ринку товари, щоб з'ясувати, чи порушують вони патент.