Наведені норми законів та ЦК стосуються майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель, створену працівником, але мають різний понятійний апарат та не співпадають за колом правовідносин, що регулюють, а тому виникає необхідність їх поглибленого правового аналізу з метою правильного застосування.
Отже, почнемо з визначення об'єкта регулювання. Так, ст. 429 ЦК, говорячи про об'єкт права інтелектуальної власності, оперує поняттям "об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору". В той же час, ст. 9 Закону говорить про "службовий винахід". Ст. 1 Закону, визначаючи поняття "службового винаходу", відносить до нього три категорії об'єктів, створених винахідниками-працівниками: 1) створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків; 2) створені за дорученням роботодавця; 3) створені з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.
Чи охоплюються ці категорії винаходів (корисних моделей) поняттям "об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору", що містить ст. 429 ЦК?
Ст. 21 Кодексу законів про працю України , даючи поняття трудового договору, вказує, що за ним працівник зобов'язується виконувати певну роботу з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. Таким чином, виконанням трудового договору з боку працівника є виконання роботи, що є його трудовою функцією, яка може бути визначена як в самому трудовому договорі, так і в локально-нормативних документах роботодавця (зокрема, посадовій інструкції чи положенні), додержуючись правил внутрішнього трудового розпорядку, в тому числі виконуючи встановлений режим праці та відпочинку.
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що норма ЦК, яка аналізується, охоплює перші дві категорії службових винаходів, оскільки доручення роботодавця в межах спеціальності, професії працівника стає його трудовим обов'язком, а тому його виконання здійснюється в межах виконання трудового договору. Що ж стосується третьої категорії службових винаходів (створені з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця), то вони залишаються поза межами об'єкта регулювання ст. 429 ЦК.
Віднесення до службових винаходів, створених з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця, має на меті охоплення тих винаходів, що не підпадають під створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків та за дорученням роботодавця. В тому числі, якщо створено винахід поза робочим часом або не в межах трудових обов'язків.
Підсумовуючи вказане вище, можна зробити висновок, що ст. 429 ЦК може застосовуватись лише щодо винаходів, створених на виконання службових обов'язків та за дорученням роботодавця. А відносини стосовно винаходів, які створені звикористанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця, регулюються лише Законом про винаходи.
Частина 2 ст. 429 ЦК встановлює презумпцію, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать роботодавцю і працівнику спільно, що право на одержання патенту на службовий винахід належить роботодавцю.
Виходячи із ч. 1 ст. 462 ЦК, яка встановлює, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, засвідчується патентом, можна говорити, що "право на одержання патенту", що міститься в Законі про винаходи по суті є правом на набуття права інтелектуальної власності на винахід. Саме власник патенту є носієм майнових прав інтелектуальної власності. Звідси випливає, що норми ч.1 ст. 9 Закону про винаходи, першого речення ч.1 ст. 8 регулюють ті ж самі правовідносини по відношенню до винаходів, створених у зв'язку з виконанням трудового договору, а тому виникає конкуренція норм.
Норма ч. 2 ст. 429 ЦК не носить відсилочного характеру та не встановлюєможливості зміни її спеціальним законом. Вона дозволяє змінити порядок розподілу прав лише за договором між роботодавцем та творцем-працівником; Враховуючи те, що ЦК прийнятий пізніше, ніж Закони, і ЦК має вищу юридичну силу порівняно із Законами, оскільки згідно з ч. 2 ст. 4 ЦК він є основним актом цивільного законодавства України, пріоритет повинен надаватись нормі ч. 2 ст. 429 ЦК, порівняно з ч.1 ст. 9 Закону про винаходи.
Отже, ч. 2 ст. 429 ЦК встановлює, що якщо роботодавець і творець не домовились про інше, то майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать їм спільно. Що стосується порядку реалізації спільного права, то тут мають застосовуватись абз. З ч. 2 ст. 28 Закону про винаходи , оскільки ч. З ст. 429 ЦК встановлює, що законом можуть встановлюватись особливості здійсненнямайнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору. Тобто, кожен із суб'єктів спільних майнових прав інтелектуальної власності, якщо інше не обумовлено між ними, може використовувати винахід на свій розсуд, але розпоряджатись майновими правами чи надавати дозволи іншим особам на використання винаходу можуть лише за взаємної згоди.
Необхідно зауважити, що ст. 429 ЦК, визначаючи суб'єкта майнових прав інтелектуальної власності, регулює правовідносини між роботодавцем і працівником, починаючи з моменту виникнення права інтелектуальної власності. Говорячи про винахід, цим моментом є дата публікації відомостей про видачу патенту.
Що ж стосується відносин між цими суб'єктами до моменту виникнення права інтелектуальної власності, то вони ЦК не врегульовані. Ці відносини регулюються частинами 2, 3,4, 5 ст. 9 Закону про винаходи,
які встановлюють умови набуття права інтелектуальної власності (права на одержання патенту) роботодавцем.
Умови набуття роботодавцем права на одержання патенту на винахід:
1. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним об'єкт з описом, що розкриває ясно і повно суть винаходу.
2. Протягом 4-х місяців роботодавець повинен вчинити наступні дії:
а) прийняти одне з таких рішень:
-подати заявку на одержання патенту до Укрпатенту;
-передати право на одержання іншій особі;
-зберігати винахід як конфіденційну інформацію.
б) укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати винагороди, відповідно до вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.
В разі, якщо роботодавець не виконає дій, вказаних в п. а) чи б), а також якщо роботодавець протягом більше, як 4-х років зберігав винахід як конфіденційну інформацію і не використовував його, то право на одержання патенту переходить до винахідника чи його правонаступника, тобто винахідник буде єдиним суб'єктом права інтелектуальної власності на винахід (в тому числі і майнових прав). Роботодавець, не виконавши умов для набуття ним майнових прав інтелектуальної власності на винахід, втрачає свою частку права.
Якщо ж роботодавець виконав вказані у ч. З ст. 9 Закону про винаходи умови і приймає рішення запатентувати винахід, то враховуючи ч. 2 ст. 429 ЦК, він зобов'язаний включити до кола заявників і винахідника, в разі, якщо винахідник за договором не передав йому свої майнові права інтелектуальної власності.
Виникає питання, якщо роботодавець приймає рішення зберігати винахід як конфіденційну інформацію, то чи означає це, що не виникають права інтелектуальної власності на винахід?
Винахід, який зберігається як конфіденційна інформація, є об'єктом правової охорони та підпадає за своїм змістом під визначення такого об'єкта права інтелектуальної власності, як комерційна таємниця, правовідносини з приводу якої регулюються гл. 46 ЦК.
Слід зазначити, що на відміну від винаходу, який є результатом творчості, комерційна таємниця є не лише певним ідеальним об'єктом, результатом творчості. Для того, щоб результат творчості став комерційною таємницею як об'єктом правової охорони і як об'єктом права інтелектуальної власності необхідна наявність додаткових умов, які містяться у ч. 1 ст. 505 ЦК:
— це має бути інформація, яка є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з таким видом інформації;
— вона повинна мати комерційну цінність;
— є предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності.
Таким чином, винахід при додержанні цих умов стає таким об'єктом права інтелектуальної власності як комерційна таємниця. Хто ж є суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності на неї?
Ч. 2 ст. 506 ЦК встановлює, що майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором.
З цієї норми виходить, що оскільки роботодавець приймає рішення про збереження винаходу як конфіденційної інформації, то він буде суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю, якщо інше не встановлено в договорі між роботодавцем і винахідником.
Тобто має місце конкуренція норм, оскільки ч. 2 ст. 429 ЦК презюмує спільну приналежність майнових прав. Отже, яку норму необхідно застосовувати?
На мою думку, в цьому випадку діє норма ч. 2 ст. 506 ЦК, оскільки ст. 429 ЦК регулює відносини з приводу об'єкта, створеного у зв'язку з виконанням трудового договору. Тобто ця стаття регулює відносини стосовно тих об'єктів права інтелектуальної власності, які за своєю суттю є результатом творчості, створюються. Як зазначалося вище, комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності є інформацією, що має певний статус (відповідає певним вимогам) і не завжди ця інформація може бути результатом творчості, оскільки ч. 2 ст. 505 ЦК говорить, що комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру. Тобто комерційна таємниця є особливим видом об'єктів права інтелектуальної власності як і, наприклад, зазначення походження товару.