Принципові особливості мають договори про передання виключних майнових прав на ОПІВ, які належать кільком особам. Відповідно до ст. 428 ЦК України право інтелектуальної власності, що належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. За відсутності такого договору право інтелектуальної власності, що належить кільком особам, здійснюється спільно.
З викладеного зрозуміло, що жоден із співвласників не має права без згоди інших власників виключних майнових прав давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання ОПІВ іншій особі та передавати виключні майнові права на ОПІВ.
У випадку, коли власник бажає, щоб одна або декілька осіб стали співвласниками виключних майнових прав на ОПІВ, йому необхідно укласти з майбутнім співвласником (співвласниками) договір про передання виключних майнових прав на ОПІВ у співвласність.
Якщо один або декілька (але не всі) співвласників виключних майнових прав бажають передати свої виключні майнові права на ОПІВ будь-якій іншій особі (особам), договір про передання виключних майнових прав на ОПІВ укладається між особами, які бажають передати виключні майнові права на ОПІВ, та особами, яким передаються виключні майнові права у співвласність (правонаступникам). У договорі необхідно чітко визначити, хто конкретно із співвласників передає свої права, кому вони передаються та хто буде володільцем охоронного документа в результаті такої передачі. У цьому випадку необхідна згода тих власників, які залишаються володіти охоронним документом[79].
Змістом договору про передання виключних майнових прав на ОПІВ є істотні та факультативні умови. Істотною умовою такого договору є обов'язок власника виключних майнових прав на ОПІВ передати належні йому виключні майнові права, а правонаступника - прийняти зазначені права та сплатити обумовлену договором винагороду (у разі якщо договір відплатний).
Факультативними умовами, які визначаються в договорі на розсуд сторін, можуть бути умови щодо:
· визначення сторони договору, на яку покладається обов'язок вчинити необхідні дії щодо подання документів до Державного департаменту інтелектуальної власності для публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до відповідних державних реєстрів відомостей про передання виключних майнових прав на ОПІВ;
· конфіденційності;
· порядку розрахунків та нарахування пені у разі прострочення сплати необхідних платежів;
· порядку передання технічної документації (креслення тощо);
· відповідальності за невиконання умов договору;
· порядку вирішення спорів.
Договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовій формі та підписаний сторонами договору.
Законодавством встановлено, що у договорі повинні бути зазначені: сторони договору (повне офіційне найменування та місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання - для фізичної особи); номер патенту/свідоцтва; назва винаходу (корисної моделі, промислового зразка); предмет договору[80]. Договір підписується його сторонами. Підпис особи, яка підписує договір від імені юридичної особи, складається з повного найменування її посади, особистого підпису, ініціалів, прізвища. Також договір повинен містити дату та місце його укладення. Оскільки відповідно до абзацу другого ч. 2 ст. 207 ЦК України правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, бажано, щоб у договорі було зазначено, якими саме документами зазначених осіб уповноважено на підписання договору від імені юридичної особи.
Аналіз правового регулювання передання виключних майнових прав на ОПІВ був би неповним без розгляду процедури державної реєстрації факту передання виключних майнових прав. Частиною 1 ст. 1114 ЦК України встановлено, що договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. У той самий час відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягає державній реєстрації для тих ОПІВ, які є чинними після їх державної реєстрації.
Під фактом передання виключних майнових прав розуміють будь-яку не заборонену законом форму передачі виключних майнових прав, серед яких передання виключних майнових прав на ОПІВ: за договором про передання виключних майнових прав; за договором дарування; за засновницьким договором (як вклад до статутного капіталу юридичної особи); на підставі заповіту тощо[81].
Зазначені положення ЦК України викликають декілька запитань:
· по-перше, чи не суперечать одне одному положення ЦК України, відповідно до яких договори щодо розпоряджання майновими правами на ОПІВ не підлягають обов'язковій державній реєстрації, а факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягає такій реєстрації?
· по-друге, з якого моменту власник виключних майнових прав на ОПІВ поступається належними йому виключними правами, а правонаступник їх набуває, - з дати підписання договору про передання виключних майнових прав (відповідно до ч. З ст. 639 ЦК України договір є укладеним з моменту його підписання сторонами) чи з дати державної реєстрації факту передання виключних майнових прав?
Відповіді на ці запитання слід шукати у площині природи виключних майнових прав на ОПІВ. Існує думка про те, що категорія виключних майнових прав - це цілком самостійна правова категорія, яка суттєво відрізняється від права власності. Вважаємо, що саме тому ЦК України введено правову конструкцію «факт передання виключних майнових прав», що за своєю природою є правочином (адже відповідно до ч. 1 ст. 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків). Разом із тим природа та специфіка ОПІВ вимагає спеціально регламентованої законом системи правової охорони та процедури реєстрації цього факту. Зокрема, для такої реєстрації необхідна державна система правової охорони інтелектуальної власності, до складу якої входять центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (Міністерство освіти і науки України), а також сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери її управління, на які покладено функції, зокрема, ведення державних реєстрів прав на ОПІВ. Саме тому реєстрація факту передання виключних майнових прав на ОПІВ виділена в окрему процедуру, яка істотно відрізняється від процедури державної реєстрації правочинів, передбаченої Тимчасовим порядком державної реєстрації правочинів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 671.
З огляду на викладене, цілком обґрунтованою є позиція ЦК України, згідно з якою, договори щодо розпоряджання виключними майновими правами на ОПІВ не підлягають обов'язковій державній реєстрації, але факт передання виключних майнових прав підлягає такій реєстрації. Для цього до уповноваженого органу подається, зокрема, договір про передання виключних майнових прав як підтвердження дії осіб, спрямованої на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (у нашому випадку передання виключних майнових прав). З цього можна зробити припущення, що і виключні майнові права виникають у правонаступника лише після державної реєстрації факту передання виключних майнових прав.
Глава 75 ЦК України не містить вичерпного переліку договорів, а тому як різновид у ст. 1107 зазначено: «інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності».
Видається помилковою висловлена в літературі точка зору віднести сюди як поіменовані договори — комерційної концесії, факторингу, застави, так і ті, які раніше використовувалися на практиці — авторський договір замовлення та авторський договір передачі прав на твір[82].
Що стосується першої із зазначених групи, то ці договори вже законодавчо врегульовані як самостійні, а тому не можуть бути різновидом договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Оскільки в главі 75 ЦК України встановлені єдині норми для всіх об'єктів права інтелектуальної власності, то відповідно недоречно зазначати в інших Договорах авторські договори. Навіть якщо сторони на практиці скористаються такою назвою (що законодавчо не забороняється), у будь-якому випадку застосовуватимуться норми, виходячи зі змісту правовідносин. Так, щодо авторського договору замовлення будуть застосовуватися положення договору про створення за замовленням використання об'єкта права інтелектуальної власності, а до авторського договору передачі прав на твір — залежно від суті відповідно ліцензійний договір чи договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
Видається, що до інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності належать саме законодавчо не врегульовані правочини, зокрема, договір про передачу ноу-хау, договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності, договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав тощо.
Договір про передачу ноу-хау - це договір, за яким правовласник передає заінтересованим особам право на використання повністю або частково конфіденційних знань, що включають відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, яка їх одержала.