Ліцензіар зобов'язаний не просто передати ліцензіатові предмет ліцензії, а й забезпечити необхідні умови для найефективнішого використання ліцензії. У цей обов'язок ліцензіара входить передача всіє? інформації необхідної для виробництва продукції за ліцензією, а також надання потрібної технічної допомоги.
Для правової оцінки таких побічних зобов'язань слід у кожному конкретному випадку визначити, чи є ці об'єкти і послуги невід'ємними від предмета ліцензії, чи вони є об'єктом окремого самостійного зобов'язання, на який правовий режим ліцензійного договору не поширюється. У такому разі має бути укладений окремий договір.
У будь-якому ліцензійному договорі визначається коло прав ліцензіара, які кореспондують відповідним обов'язкам ліцензіата. Передусім ліцензіар має право вимагати від ліцензіата використання предмета ліцензії в обумовлених межах;
не розголошувати змісту предмета ліцензії; не передавати предмет третім особам, якщо це не передбачено договором. Ліцензіар має право на інформацію про межі і обсяг використання предмета ліцензії та одержані ліцензіатом прибутки, а також право контролю облікової і звітної документації.
Ліцензіар має також право на інформацію про наступні Вдосконалення ліцензіатом предмета ліцензії та їх безоплатне використання.
564 Глава 22
Основним правом, заради якого, власне, і укладається ліцензійний договір, є право на винагороду та інші виплати за використання предмета ліцензії'. Порядок обчислення, розмір і строки виплат встановлюються умовами ліцензійного договору.
Права та обов'язки ліцензіата. Права та обов'язки ліцен-зіата, їх обсяг і зміст визначаються принаймні двома основними факторами — обсягом і змістом прав та обов'язків ліцензіара, передбачених договором і видом ліцензії.
Права та обов'язки ліцензіата, їх обсяг та зміст зумовлюють обсяг і зміст прав та обов'язків ліцензіара, адже не може ліцензіар передати більше прав, ніж має сам. Варто підкреслити, що права та обов'язки розподіляються між сторонами нерівномірно.
До основних прав ліцензіата слід віднести його право на використання об'єкта промислової власності у своїх інтересах і в межах, обумовлених ліцензійним договором. Ліцензіат має право вимагати від ліцензіара забезпечити використання цього права як з технічного, так і практичного боку. Якщо ліцензійним договором буде передбачено, то ліцензіат може мати право на негайну і безоплатну передачу йому ліцензіаром усіх наступних удосконалень предмета ліцензії. Може бути обумовлено і право ліцензіата на першочергове одержання зазначених удосконалень.
Коло обов'язків ліцензіата досить широке. Основний обов'язок — виплата ліцензійної винагороди. Складною є проблема економічного аспекту визначення розміру винагороди.
Розмір винагороди за використання винаходів, як правило, зумовлюється двома факторами — обсягом виробництва і обороту продажу ліцензованої продукції, а також обсягом прав, переданих за ліцензією .
Однією з умов ліцензійного договору може бути обмеження у використанні патентних прав. До таких обмежень ліцензіар вдається з метою уникнути конкуренції ліцензіата. Обмеження може стосуватися обсягу випуску предмета ліцензії або ліцензія обмежується тільки виробництвом продукції, яка використовуватиметься для певних цілей (наприклад, для виробництва ліків тільки для людини, але не для тварин). Обмеження може стосуватися також використання предмета ліцензії на певному виробництві або продажу продукції на певній території. Територіальні обмеження мають місце тоді,
Договори про використання промислової власності 565
коли ліцензіар за межами території дії договору сам бажає реалізувати предмет ліцензії. Проте, якщо у договорі територію не визначено, то варто виходити з того, що чинність патенту і ліцензії по території збігаються.
Гарантійні зобов'язання та ліцензійні ризики. Ліцензійні договори на використання об'єктів промислової власності відзначаються ще й тим, що їх дія, ефективність, взаємови-гідність та інші позитивні якості досить часто зумовлюються не тільки добросовісністю сторін, а й рядом інших, часто незалежних від їхньої волі факторів.
З огляду на ці обставини у ліцензійних договорах варто передбачити не тільки їх наслідки, а й певним чином забезпечити неможливість їх настання. З цією метою зарубіжна практика виробила ряд правових запобіжних засобів, які мають певною мірою унеможливлювати вплив сторонніх факторів на процес виконання ліцензійного договору. Тому нині у ліцензійних договорах прийнято передбачати обов'язок ліцензіара гарантувати можливість виконання їх.
Передусім ліцензіат має домогтися включення у договір умови, за якою ліцензіар зобов'язаний гарантувати реалізацію тих чи інших наданих ліцензіатові прав. Зарубіжна практика поділяє всі можливі гарантії на дві групи. Такий поділ зумовлений характером можливих недоліків при використанні предмета ліцензії. В одному випадку використанню предмета ліцензії перешкоджають треті особи, в іншому — предмет ліцензії не має тих якостей, які передбачалися договором.
До першої групи входять гарантії існування патентних прав, що передаються. Ліцензіар гарантує наявність у нього прав на патент (чи патенти) на дане науково-технічне досягнення в момент укладання ліцензійного договору, гарантує юридичну дійсність патенту, підтримання його чинності протягом дії ліцензійного договору, його технічну здійсненність та інше.
Другу групу становлять гарантії безперешкодного використання передбачених ліцензійним договором патентних прав. До цієї групи належать гарантії ліцензіара в тому, що він особисто ніякими власними діями і діями третіх осіб не перешкоджатиме нормальному використанню ліцензіатом своїх прав, а також він гарантує не переуступати ці права третім особам. До цієї групи відносяться гарантії патентної чистоти
566 Глава 22
предмета ліцензії, а також захист від посягань третіх осіб на права, що передаються за ліцензією.
Обґрунтовується теза, що вірогідність патентних прав більша у тих патентів, які видають за перевірочною системою. У країнах із заявочною системою видачі патентів ця вірогідність менша. У такому разі ліцензіар має взяти на себе відповідальність за достовірність патенту.
У правових системах Європи передбачається, що ліцензіар гарантує наявність і вірогідність патенту і несе ризик повного чи часткового анулювання. Крім того, ліцензіар має гарантувати належність патенту саме йому.
В умовах гострої конкурентної боротьби оспорювання патенту стало звичайним способом боротьби з конкурентом. Тому ліцензіари часто намагаються включити до ліцензійного договору умову про ненадання такої гарантії.
Бажано також, аби ліцензіар гарантував, що його патент не зачіпає прав та інтересів третіх осіб.
Нарешті, ліцензіар зобов'язаний гарантувати підтримання чинності патенту.
Ліцензіар зобов'язаний гарантувати технічну здійсненність предмета ліцензії.
Друга група гарантій стосується порушень патентних прав як самим ліцензіаром, так і третіми особами. Ліцензіар забо-в'язаний передусім гарантувати не відчужувати патент протягом дії ліцензійного договору та інші передбачені договором права.
У сучасних умовах істотно зріс ризик патентних порушень з боку третіх осіб, тому в договорі варто передбачити гарантії непорушності патентних прав.
За таким самим принципом розподіляються між договорами патентні ризики. Під цим терміном слід розуміти можливість настання негативного фактора, що заподіює одній або обом сторонам у договорі певну майнову шкоду.
Ліцензійні платежі та право ліцензіара на винагороду. Виникнення та реалізація права ліцензіара на одержання винагороди залежить від ряду факторів економіко-правового характеру. Найбільш складним аспектом у ліцензійних відносинах є визначення ціни, або вартості предмета ліцензії, яка також зумовлюється рядом факторів. При цьому варто мати на увазі, що ціна предмета ліцензії і ціна ліцензії не одне й те саме. Ціна предмета ліцензії — це вартісний вираз об'єкта
Договори про використання промислової власності 567
промислової власності. Ціна ліцензії — вартісний вираз, але не об'єкта, а прав на його використання.
Види ліцензійних платежів, які застосовуються в практиці, можна поділити на основні групи: 1) періодичні відрахування;
2) одноразові платежі; 3) комбіновані платежі; 4) побічні платежі.
У спеціальній літературі періодичні платежі називають роялті. У законодавстві України цей вид платежів визначається як будь-який платіж, отриманий у вигляді винагороди за використання або надання дозволу за використання об'єкта промислової власності.
Позиції, пов'язані з обсягом виробництва і ціною продаж не викликають сумніву сторін. Розмір роялті, розрахований на підставі цих показників, буде точний. Здебільшого сторони ліцензійного договору передбачають виплату певної частки прибутку. У цій главі аналізуються види платежів.
Найбільш прийнятним методом розрахунку роялті є визначення розміру винагороди у вигляді частки від обсягу прода жу ліцензійної продукції. Але він також має свої недоліки. Крім зазначених видів платежів сторони у договорі можуть погодитись на твердо фіксований збір.
Паушальний платіж — одноразова винагорода за право користування предметом ліцензійної угоди до одержання економічного ефекту (прибутку) від його використання. Паушальний платіж є по суті фактична ціна ліцензії. Основна його ознака — авансовий характер. Цей вид платежу не завжди одноразовий, його можуть виплачувати частками, часто вже після досягнення економічного ефекту, але розмір прибутку при цьому не впливає на розмір паушального платежу.