Важная особенность присуща залогу исключительных прав. При заключении договора о залоге исключительных прав залогодатель имеет право в течение срока действия данного договора использовать результат или средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на них без согласия залогодержателя. Иное должно быть предусмотрено договором.
По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право в полном объеме другой стороне (приобретателю). Иными словами, приобретатель исключительного права получает все те правомочия, которые первоначально имел сам правообладатель.
Договор заключается только в письменной форме с последующей государственной регистрацией, которая осуществляется в случаях, предусмотренных п.2 ст. 1232 ГК. Следствием несоблюдения обоих этих требований, т.е. как письменной формы, так и государственной регистрации, является недействительность договора об отчуждении исключительного права.
Как правило, исключительное право отчуждается по возмездному договору. Если иное не предусмотрено договором, приобретатель исключительного права обязан уплатить правообладателю вознаграждение. Отсутствие в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения означает, что договор не заключен. При этом стороны не вправе прибегнуть к правилу п. 3 ст. 424 ГК, в силу которого в изложенной ситуации исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Причина этого состоит главным образом в том, что исключительное право не является ни товаром, ни работой, ни услугой.
Вследствие наличия двух типов договоров об отчуждении исключительного права:
без государственной регистрации (например, при отчуждении авторского права) или с регистрацией (например, при отчуждении патента на изобретение) исключительное право переходит к приобретателю либо в момент заключения договора о его отчуждении либо в момент государственной регистрации этого договора согласно п. 2 ст. 1232 ГК.
Сложная ситуация складывается в случае, когда приобретатель допускает существенное нарушение обязанности по выплате правообладателю в установленный договором срок обусловленного вознаграждения. Как известно, существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (абзац 3 подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК). В данном случае прежний правообладатель вправе требовать по суду перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если право уже перешло к приобретателю.
Если же исключительное право еще не перешло к приобретателю, т.е. если договор не был зарегистрирован в установленном порядке, то при нарушении им обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок, правообладатель может лишь отказаться от договора и потребовать возмещения только тех убытков, которые были причинены расторжением договора.
В соответствии с классическим определением ст. 1235 ГК «по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах». Таким образом, предметом договора служит не сам по себе результат или средство индивидуализации, а предоставление (в том числе в будущем) права их использования.
Важное значение в любом лицензионном договоре придается пределам и способам использования объекта предоставляемого по договору права. Например, лицензиат приобретает право только производства продукции по лицензии, или только ее рекламирования, или транспортировки, или распространения и продажи, или всего этого в совокупности. Другой пример: печатная продукция может изготавливаться только литографическим способом (высокой печатью) либо только плоской (офсетной) печатью. При этом если какое-либо право использования не указано в договоре, оно не считается предоставленным лицензиату.
Лицензионный договор обычно заключается в письменной форме. Исключение должно быть прямо предусмотрено в ГК. Кроме того, в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232, он также подлежит государственной регистрации. Это делается в целях недопущения многократного заключения лицензионного договора на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или одно и то же средство индивидуализации. При этом точно так же, как и в случае с договором об отчуждении исключительного права, несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.
Одним из существенных условий лицензионного договора является обязательное указание территории, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Несоблюдение этого условия дает лицензиату право осуществлять использование данных достижений на всей территории Российской Федерации. Территория использования может быть ограничена, в частности, одним или несколькими субъектами федерации или даже муниципальными образованиями, например, в случае применения патентованного изобретения для локализации какой-либо эпидемии в конкретном регионе, в частности в целях борьбы с птичьим гриппом.
Срок действия лицензионного договора устанавливается по соглашению сторон. Однако он в любом случае не может превышать срок действия исключительного права на конкретный результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, т.е. на изобретение – 20 лет, на полезную модель – 10 лет, на товарный знак – 10 лет и т.д. Разумеется, в случае допускаемого законом продления срока охраны некоторых объектов интеллектуальной собственности может быть, соответственно, продлен и срок действия соответствующего лицензионного договора (например, на товарный знак или наименование места происхождения товара).
Особо оговорены в законе случаи, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен или прекратилось само исключительное право. В первом случае договор считается заключенным лишь на пять лет, если ГК не предусмотрено иное. В случае же прекращения исключительного права прекращается и лицензионный договор.
За редкими исключениями лицензиат по лицензионному договору обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение. Важность данной обязанности лицензиата проявляется даже в том, что она регламентирована в п. 5 ст. 1235, т.е. ранее таких существенных условий договора как его цена и способы использования объектов интеллектуальной собственности по данному договору.
Законодательству, доктрине и практике известны три типичных модели определения лицензионного вознаграждения: уплата паушальной (твердой) денежной суммы; уплата роялти, т.е. части прибыли лицензиата; уплата сравнительно небольшой паушальной суммы и роялти.
Закон однозначно признает незаключенным возмездный лицензионный договор, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При этом не допускается применение правил определения цены договора, предусмотренных п. 3 ст. 424 ГК, которые предусматривают оплату договора в указанной ситуации по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и услуги. Эти правила неприемлемы по той простой причине, что предаваемое по лицензионному договору право использования объекта интеллектуальной собственности не относится ни к тому, ни к другому, ни к третьему.
Предметом лицензионного договора служит указание на охраняемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору. В необходимых случаях, например, когда объектом права является изобретение или товарный знак, в договоре должны быть указаны номера, даты выдачи документов, удостоверяющих исключительное право на объект интеллектуальной собственности (патент, свидетельство), в том числе в соответствующих случаях даты их приоритета. Кроме того, в договоре должны быть предусмотрены упоминавшиеся или другие способы использования объекта интеллектуальной собственности.
Важное значение имеет стабильность лицензионного договора. Поэтому переход исключительного права на объект интеллектуальной собственности к новому правообладателю не влечет автоматически изменение или расторжение лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Лицензионные договоры делятся на виды в зависимости от соотношения прав лицензиара и лицензиата на использование объекта интеллектуальной собственности: 1) если договор предусматривает предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, такой договор будет именоваться простой (неисключительной) лицензией. Подобная лицензия не пользуется популярностью в деловой практике, поскольку она не создает ее приобретателю (лицензиату) прочных (выгодных) конкурентных позиций; 2) напротив, если лицензионный договор предусматривает предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, то такая лицензия, именуемая исключительной, усиливает конкурентные позиции лицензиата и потому пользуется большей популярностью. Разумеется и стоит она дороже простой лицензии.