- проведение или планирование бизнеса в Государстве – члене;
- характер и уровень коммерческой деятельности, осуществляемой в Государстве – члене;
- местонахождение потребителей;
- использование «территориальных дискламаторов», заявляющих, что предлагаемые товары или услуги недоступны или доступны исключительно в определенных Государствах – членах;
- реальная поставка товаров или услуг потребителям, находящимся в Государстве – члене;
- определенный язык, используемый на Интернет сайте;
- цены, указанные в валюте Государства – члена;
- адрес или контактная информация в Государстве – члене;
- интерактивность вебсайта; и
- регистрация вебсайта в домене верхнего уровня с кодом страны.
Положение устанавливает, что этот перечень факторов не является ни кумулятивным, ни исчерпывающим, но служит в качестве проверочного списка факторов, которые могут иметь отношение к рассматриваемому случаю, не обязывая компетентный орган выражать свое мнение в отношении каждого из перечисленных факторов. Перечень следует модели Совместных рекомендаций относительно положений по охране общеизвестных знаков, в которых также был представлен список факторов для руководства при определении общеизвестности знака.[253]
159. Положения применимы только для прав, охраняемых в коммерческом контексте. Если Государства – члены также охраняют определенные права на обозначения, такие как права на персонификацию, применяемые исключительно в некоммерческом контексте, они могут либо предоставлять такую охрану в отношении использования обозначения в Интернете вне зависимости от того, имеет ли такое использование коммерческий эффект, либо применять настоящие положения.
160. Второй вопрос является прямым следствием конфликта между территориальными правами и глобальным носителем. Вследствие территориальности, различные владельцы могут иметь права промышленной собственности на идентичные или сходные обозначения в различных странах. Это может создавать проблемы в случае, когда обозначение используется в Интернете. Из-за безусловно глобальной природы Интернета, такое использование может рассматриваться как нарушающее право в соответствии с законом Государства – члена, в котором это право пользователя обозначения не было признано. Как уже упоминалось выше, то, что было сосуществованием прав в реальном мире, превращается в потенциальный «конфликт прав» в Интернете. В дискуссиях, проходивших в SCT, подчеркивалось, что такие конфликты должны разрешаться на основе справедливого баланса интересов, предоставляя эффективную охрану правообладателям без необоснованного ограничения коммерческой деятельности в Интернете.
161. Положения прежде всего подтвердили принцип, в соответствии с которым, если не предусмотрено обратное, должна существовать ответственность а Государстве – члене в соответствии с применяемым правом в том случае, когда имеет место нарушение права, или совершен акт недобросовестной конкуренции посредством использования обозначения в Интернете в данном Государстве – члене. Положения затем вводят двухступенчатую процедуру, называемую процедурой «уведомления и избежания конфликта» (Часть V). Правообладатели, которые используют свои обозначения добросовестно, освобождаются от ответственности до того момента, пока они не уведомлены о конфликтующем праве (Статья 9). В результате этого они не будут подвергаться какому-либо судебному решению, или нести ответственность за любой причиненный ущерб, имевший место до уведомления. Таким образом лица, использующие обозначения, не будут принуждаться к проведению поисков по всему миру для обнаружения конфликтующих зарегистрированных или незарегистрированных прав перед тем, как начать использование своего обозначения в Интернете. Это было бы почти невозможной для осуществления и очень дорогой процедурой, и, безусловно, ограничило бы развитие коммерции в цифровых сетях.
162. Уведомления, направленные правообладателем или его представителем по почте, электронной почте или факсом на языке или одном из языков, используемых в связи с обозначением в Интернете, имеют эффект в соответствии со Статьей 11, если они включают следующее:
(i) право, в отношении которого утверждается факт нарушения;
(ii) личность правообладателя и информация, разумно достаточная для связи с ним или его представителем по почте, электронной почте или по факсу;
(iii) Государство – член, в котором право имеет охрану;
(iv) Соответствующие детали такой охраны, позволяющие пользователю оценить существование, характер и объем этого права; и
(v) Использование, к которому предъявляется претензия в нарушении права.
В качестве второго шага процедуры лицо, использующее обозначение (пользователь) и получившие уведомление, относящееся к «конфликтующему» праву, должны принять разумные меры по избежанию или урегулированию конфликта (Статья 10). Если они не сделают этого, они могут быть привлечены к ответственности.
163. Для того, чтобы предоставить правообладателям определенную степень правовой уверенности в том, как избежать ответственности за нарушение конфликтующих прав, о которых они уже уведомлены, Государства – члены должны принять «определяющий дискламатор» в качестве эффективной меры, предохраняющей от ответственности. (Статья 12). Такие дискламаторы представляют собой заявления, разработанные для предотвращения коммерческого эффекта в определенной стране, и для предотвращения того, чтобы одного правообладателя приняли за другого. Пользователь также должен будет придерживаться своего заявления, спрашивая потребителей о их местонахождении и отказывая в предоставлении товаров и услуг тем, кто указал, что базируется в дискламированной стране. Пользователи, тем не менее, не будут принуждаться к проверке заявлений, сделанных потребителями, т.к. это почти невозможно в случаях, когда все взаимодействие происходит через Интернет.
164. Третий вопрос также относится к проблеме, вытекающей из конфликта между территориальными правами и глобальным носителем. Судебное решение о прекращении использования обозначения в Интернете будет распространяться значительно шире, чем территория, на которой существует конфликтующее право промышленной собственности на обозначение. Оно будет иметь такой же глобальный эффект, как и сам Интернет. Поэтому решение о возмещении ущерба должно учитывать территориальную ограниченность прав промышленной собственности на знаки или другие обозначения. Возмещение ущерба должно быть ограничено, насколько это возможно, территорией, на которой признается это право промышленной собственности, и оно должно иметь место только если обявленное как нарушающее права использование обозначения может рассматриваться в качестве имеющего место на данной территории. Это определяется в отношении «коммерческого эффекта» от использования в рассматриваемом Государстве – члене. Таким образом, «коммерческий эффект» от использования в Интернете должен служить мерилом для определения «пропорционального» возмещения ущерба. Запрет на использование обозначения в Интернете, которое нарушает право промышленной собственности в Государстве – члене, не должен превышать степень пропорциональнаую коммерческому эффекту, который такое использование произвело в Государстве – члене. (Статья 13). Судебные решения должны быть в общем случае ограничены тем, что необходимо для предотвращения или ликвидации коммерческого эффекта в Государстве – члене (или Государствах – членах), в котором охраняется право, в отношении которого произведено нарушение, и ущерб должен возмещаться только за коммерческий эффект от использования в данном Государстве – члене.
165. Положения требуют, чтобы суды проявили творческий подход при определении ограничений использования, устанавливаемых, с одной стороны, для того чтобы избежать коммерческого эффекта в Государстве – члене, или в Государствах – членах, в которых охраняется право, в отношении которого произведено нарушение, и с другой стороны, для избежания введения в заблуждение в отношении владельца данного права, такими ограничениями могут быть «определяющие дискламаторы», шлюзовые веб страницы и т.п. (Статья 14). В определенных случаях может все же оказаться необходимым запрет в виде исключения любого использования обозначения в Интернете. Тем не менее положения освобождают от таких «глобальных судебных решений» тех пользователей, которые имеют право на используемое в Интернете обозначение и используют его добросовестно (Статья 15).
166. Совместные рекомендации также требуют, чтобы Государства – члены защищали права промышленной собственности от новых и появляющихся видов нарушающих права использований, которые могут иметь место в Интернете. Статья 6 требует, чтобы «любое использование обозначения в Интернете, включая формы использования, ставшие возможными благодаря техническим достижениям, должно приниматься в расчет при определении того, было ли нарушено право в соответствии с применяемым законом Государства – члена и не составило ли такое использование акта недобросовестной конкуренции». Предполагается, что это может относиться к использованию знаков и обозначений в баннерной рекламе, к случаям продажи или приобретения знаков в качестве ключевых слов и метатэгов, а также к будущим использованиям, по мере их появления.
167. Из-за повышенного интереса, который привлекает к себе известность, общеизвестные знаки в течении длительного времени рассматривались, как гарантирующие специальную охрану, превышающую ту, что предоставляется другим, обычным знакам в соответствии с правом интеллектуальной собственности. [254] Эта специальная охрана четко установлена в Парижской конвенции, а также в других региональных и международных соглашениях.[255] В то время как существует международное обязательство о предоставлении охраны общеизвестным знакам, отсутствует созданное на основе договора определение того, что представляет собой такой знак. Это оставлено на усмотрение компетентного органа той страны, где предоставляется охрана.[256]