[229] The Washington Post Co v. Total News, Inc., No Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y.). Иск Вашингтон Пост помещен на http://www.jmls.edu/cyber/cases/ticket1.html. В ряде дел, связанных с законом о товарных знаках, по переразмещению товаров, помеченных товарным знаком, также нашло поддержку заключение о том, что кадрирование может нарушать закон о товарных знаках, см. http://wwwdlib.org/dlib/april98/04orourke.html.
[230] См. пар. 154-166. Совместные рекомендации ВОИС относительно положений по охране знаков и других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете (с пояснительными замечаниями) приняты Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеей ВОИС на тридцать шестой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС (24 сентября-3 октября, 2001) , доступны на http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/development_iplaw/index.htm.
[231] В соответствии со Статьей 19 Соглашения ТРИПС, товарный знак может быть аннулирован только после непрерывного периода по крайней мере в три года.
[232] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 201, на стр. 60-61.
[233] Эта точка зрения поддерживается в ответах на Вопросник ВОИС, на который ответило 36 государств. Ответы обобщены в документе ВОИС «Использование товарных знаков в Интернете. Обзор ответов на Вопросник», SCT/3/2 (1999), верхняя сноска 199. См., в частности, пар. 14-15, в отношении поддержания прав. См. также факторы для установления взаимоотношений с определенной страной, перечисленные в документе ВОИС, SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар. 31-34.
[234] См., например, решения Tribnal de Grande Instance de Nanterre, Ordonnance de refere( 13 октября, 1996); SG2 v. Brokat Informatiossysteme GmbH («payline») и Kammergericht Berlin, 5 U 659/97 (‘Concert-Concept’). Большинство ответов на Вопросник ВОИС указывали, что использование товарного знака на «пассивном» вебсайте (т.е. на вебсайте, посвященном рекламе) будет рассматриваться в качестве нарушения товарного знака, см. документ ВОИС SCT/3/2 (1999), верхняя сноска 199, в пар. 10.
[235] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар. 62.
[236] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар. 19-22.
[237] См. ответы на Вопросник ВОИС, пар. 10, доступный на http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/development_iplaw/index.htm.
[238] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар. 37 и 66..
[239] Это четко признано в Статье 17 Соглашения ТРИПС.
[240] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар.98 и 101; см. также Д.М. Келли и Дж. М. Гелчински, «Товарные знаки в Интернете: Как расценивать, является ли использование честным?,» 114 Трейдмарк Волд, стр. 19-22 (1999).
[241] См., например, Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber, C/D/ Cal., No CV 98-1278 DDP (MANx), (21 декабря, 1998); см. Также Cendali et al (1999), верхняя сноска 200, на стр. 543-557 (по вопросам свободы слова, конфиденциальности и клеветы).
[242] См. документ ВОИС SCT/3/4 (1999), верхняя сноска 194, в пар. 27-31.
[243] См., например решения по payline (1996) и по Concert-Concept (1997) , и более ограниченный подход в деле Playboy Enterprises Inc. v.Chuckleberry Publishing, Inc., 939 F. Supp. 1032, 1039-40 (S.D.N.Y. 1996).
[244] Большинство Государств, ответивших на Вопросник ВОИС, указали, что в случаях нарушения прав, суды должны ограничивать действие своих решений на территории, на которых товарный знак, в отношении которого имеет место факт нарушения прав, имеет охрану, см. документ ВОИС SCT/3/2 (1999), верхняя сноска 199, в пар. 11.
[245] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар.67 - 69;
[246] Примером такой нарушающей права практики могут быть случаи конфликтов между общеизвестными знаками и именами доменов, как указывается в Статье 6 Совместных рекомендаций относительно положений по охране общеизвестных знаков, принятых Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеей ВОИС на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС (20 - 29 сентября, 2001) , доступных на http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/development_iplaw/index.htm
[247] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар.59, 127, и 145-148.
[248] «В определении недобросовестности в целях данного параграфа, компетентный орган должен принимать во внимание, было ли лицо, получившее регистрацию или использовавшее знак, конфликтующий с общеизвестным знаком, , осведомлено или имел основание быть осведомленным об общеизвестном знаке во время использования или регистрации своего знака, или подачи заявки на регистрацию.» (Статья 4(5)(с), Совместные рекомендации относительно положений по охране общеизвестных знаков (1999)).
[249] В ходе своей подготовительной работы с 1999 по 2001 гг. SCT исследовал возможность гармонизации национальных правил по использованию и нарушению прав на товарные знаки в Интернете, и представил отчет: :Изучение товарных знаков в Интернете». SCT подготовил также обзор национальных законов, относящихся к использованию товарных знаков в Интернете: «Обобщение ответов на Вопросник», Документ ВОИС SCT/3/2 (1999), верхняя сноска 199, и документ ВОИС SCT/3/4 (1999), верхняя сноска 194, все документы SCT доступны на http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/entrademarks.html.
[250] Совместные рекомендации относительно положений по охране знаков и других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете (2001).
[251] «Компетентный орган» определен в Совместных рекомендациях как «административный, юридический или квазиюридический орган Государства – члена, компетентный в определении того, было ли право приобретено, поддерживалось ли оно или было нарушено, в определении возмещения за ущерб, или в определении того, составил ли факт конкуренции акт недобросовестной конкуренции в каком-либо случае»: Совместные рекомендации относительно положений по охране знаков (2001), Статья 1 (iv).
[252] Термин «коммерческий эффект» получил предпочтение над термином «в процессе торговли», так как может включать ситуации, когда не получающая дохода компания имела коммерческий эффект от использования обозначения в Интернете, не используя его в процессе торговли. Обозначение может иметь коммерческий эффект без деловых тразакций, осуществляемых в данном Государстве – члене.
[253] Совместные рекомендации относительно положений по охране общеизвестных знаков (1999), Статья 2(1).
[254] См. Отчет о первом исследовательском процессе ВОИС (1999) в пар. 247.
[255] Охрана общеизвестных знаков в Парижской конвенции устанавливается Статьей 6bis, раздел (1) которой устанавливает, что:
« Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица или признавать недействительной регистрацию или запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, спсобную вызвать смешение с ним.»
[256] В то время как Статья 6bis, Парижской конвенции умалчивает о том, что определяется в качестве общеизвестного знака, Статья 16.2 Соглашения ТРИПС предоставляет некоторое руководство в отношении критериев, которые компетентный орган может принимать во внимание при вынесении своего заключения:
«Статья 6bis, Парижской конвенции (1967) относится, mutatis mutandis, к услугам. В определении того, является ли товарный знак общеизвестным, Члены должны принимать в расчет осведомленность о товарном знаке у соответствующей части общества, включая осведомленность, приобретенную в результате рекламирования товарного знака.»
Дискуссию в отношении международной и национальной охраны общеизвестных знаков см. в Ф.В. Мостерт, «Известные и общеизвестные знаки», (Баттервортс, 1997).
[257] См. Совместные рекомендации относительно положений по охране общеизвестных знаков (1999), Постоянный комитет по праву в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний, документ ВОИС SCT/3/8 (октябрь 1999).
[258] См. Ibid., Статья 2. (Определение общеизвестности знака в Государстве – члене).
[259] UDRP (Статья 4(а)) предусматривает, что регистрация имени домена должна рассматриваться как наносящая ущерб, когда истец может установить следующие три условия:
(i) имя домена идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, на который имеет право истец; и
(ii) регистрант не имеет прав или законных интересов в отношении имени домена; и
(iii) имя домена было зарегистрировано и используется недобросовестно.
UDRP, принятая ICANN 26 августа 1999 г., доступна на : http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm. См. также Отчет о первом процессе ВОИС (1999), пар. 171.