З іншого боку, судова практика та практика досудового слідства свідчить про те, що порушення прав суб’єкта господарювання може відбуватися і у дещо інших формах. Для прикладу наведемо дві кримінальні справи:
1) вироком Богуславського районного суду Київської області від 29 березня 2007 року у справі №1–42/07 р. [10] встановлено: три особи за попередньою змовою фасували у своєму будинку в кустарних умовах каву, а на тару наносили комерційне найменування та торговельні марки компанії Kraft Foods Deutschland Holding GmbH. В результаті судового розгляду усіх обвинувачених було визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.
Даний приклад, по суті, заперечує наведене вище твердження про те, що скоєння злочину, передбаченого ст. 229 КК України, відбувається у сукупності із злочином, передбаченим ст. 202 КК України. Проте при розгляді даної справи не враховано однієї обставини: якби злочинці не використовували об'єкти інтелектуальної власності згаданої компанії, а придумали будь-яку іншу назву для своєї продукції, то не було б і складу злочину, передбаченого ст. 229 КК України. Проте з урахуванням масштабів діяльності (фактично – промислового) та характеру діяльності – спрямованого на отримання прибутку, можна говорити про склад злочину, передбаченого ст. 202 КК України – зайняття господарською діяльністю без відповідної державної реєстрації або відповідного ліцензування. А тому злочин у даній справі слід було кваліфікувати за ознаками і ст. 229, і ст. 202 КК України;
2) товариством з обмеженою відповідальністю «Електрон Україна»[4] здійснюється виробництво кондиціонерів на території України, в ході якого використовуються торговельні марки та комерційне найменування відомої іноземної компанії – Akihaba Electric Corporation Ltd. Українським представником даної іноземної компанії на ім'я директора згаданого товариства направлено листа, яким попереджено про незаконність використання об’єктів інтелектуальної власності іноземної компанії. Проте такий лист ніяким чином не вплинув на процес виробництва, в результаті чого представником іноземної компанії подано заяву до відповідного відділу Міністерства внутрішніх справ України про порушення посадовими особами товариства (зокрема, директором) прав на об’єкти інтелектуальної власності компанії Akihaba Electric Corporation Ltd. Мотивами для такої заяви є те, що порушення прав на комерційне найменування не може відбутися «саме по собі», тобто для цього потрібно, щоб особа, яка має відповідні повноваження (визначені статутом товариства або посадовими інструкціями), видала відповідне розпорядження, а працівник його виконав. Відповідна кримінальна справа на даний час перебуває на стадії досудового слідства.
В даному випадку, окрім самого підприємства, за логікою представника іноземної компанії, відповідальність мають нести і фізичні особи, зокрема, директор зазначеного ТОВ. Тобто всю кримінальну відповідальність у даній справі несуть працівники, які безпосередньо вчинили дії, що призвели до порушення прав на комерційне найменування (бо ТОВ не може бути суб'єктом кримінальної відповідальності), а ТОВ, як зазначено в ст. 51 Кримінально-процесуального кодексу України від 12 січня 1961 року [47], несе матеріальну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями його працівників.
І якщо перша з наведених справ є доволі простою (і все ж, на нашу думку, її було вирішено лише наполовину), то другий приклад є доволі складним і неоднозначним. По суті, «видання наказу» на використання комерційного найменування директором не є «незаконним використанням» комерційного найменування (в термінології ст. 229 КК України) у розумінні способів використання останнього, наведеного на початку підрозділу. Проте без такого наказу порушення неможливе. Саме тому вважали б правильним визнати відповідну практику захисту прав на комерційне найменування такою, що найбільш повно захищає права власника та сприяє покаранню порушників таких прав.
Отже, вище розглянуто форми порушення прав на комерційні найменування фізичною особою. Переходячи до наступного суб’єкта, який може порушити права на комерційне найменування, – юридичної особи, слід зазначити таке.
За законодавством України (зокрема, відповідно до ст. ст. 1, 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції») використання чужого комерційного (в термінології згаданого закону – фірмового) найменування є недобросовісною конкуренцією. При цьому слід зазначити, що конкуренція передбачає «змагання» двох (або більше) легалізованих учасників – суб’єктів господарювання, тобто конкурентами можуть бути лише юридичні особи та фізичні особи підприємці. А тому терміни «конкуренція» і «недобросовісна конкуренція» можуть застосовуватися лише до них, і ні в якому випадку не можуть застосовуватися до фізичної особи, яка не зареєстрована як суб’єкт господарювання.
Викладена позиція узгоджується із Законом України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року [22], в ст. 1 якого зазначено, що конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання. При цьому суб’єктами господарювання згідно із згаданим законом є юридична особа чи фізична особа, яка здійснює господарську діяльність (тобто фізична особа-підприємець).
Окрім названого законодавства України про незаконність використання чужого комерційного найменування без відповідного дозволу, таке використання визнається недобросовісною конкуренцією в п. 1 ч. 3 ст. 10bis Паризької конвенції. Даною Конвенцією заборонено всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.
І саме цей пункт означає, зокрема, й неправомірне використання комерційного найменування. Це твердження узгоджується з позицією Боденхаузена Г., який зазначив, що згадане в п. 1 ч. 3 ст. 10bis Паризької конвенції змішування може виникнути в результаті використання, зокрема, комерційних найменувань, ідентичних чи подібних. При цьому не має значення, чи були ці акти вчинені добросовісно, хоча факт добросовісності може мати певний вплив на санкції, які будуть застосовані [6, с. 165].
Отже, використовуючи без дозволу власника комерційне найменування, юридична особа вчиняє акт недобросовісної конкуренції, заборонений п. 1 ч. 3 ст. 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Що ж до законодавства України, то, як вже зазначалося, у ст. 33 ГК України йдеться про незаконне використання комерційного найменування, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.
Як зазначив Мельниченко І.В. [84, с. 450], передумовою змішування завжди є небезпека плутанини внаслідок наближення використаних порушником позначень до характерних, відомих в обігу позначень, зокрема, комерційного найменування.
Залежно від ступеня наближення до чужих позначень розрізняють тотожні (однакові) позначення, коли чуже позначення використовується таким, яким воно є (у формі чужого позначення, а також у формі, що відрізняється лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності позначення, тобто не зачіпає його тотожності) та позначення, схожі до ступеня змішування (подібні), тобто коли ці позначення не можна вважати тотожними, але все ж таки їх можна сплутати. Для встановлення можливості змішування необхідно врахувати безліч чинників, як-от: ступінь розрізняльної здатності комерційних найменувань, що протиставляються, їх ступінь відомості чи визнання, цінність, що з ними асоціюється, тривалість, обсяг та географічний район їх використання тощо. Ці всі показники мають встановлюватися та порівнюватися при проведені експертизи комерційних найменувань (детальніше про методику експертного дослідження об’єктів інтелектуальної власності зазначає Крайнєв П.П, Ковальова Н.М. та Мельников М.В. [45]). Саме тому згідно з п. 4 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 року №04–5/76 [86] «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» в разі необхідності господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними найменуванням, що порівнюються. Те саме стосується і щодо схожості до ступеня змішування.
Окремо слід зазначити, що в Україні відсутня законодавчо закріплена методологія експертного дослідження на предмет тотожності/схожості комерційних найменувань. Саме таму, на нашу думку, слід використовувати аналогічну методологію щодо торговельних марок, яку закріплено у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року №116 [53].
Отже, суд для встановлення тотожності/схожості комерційних найменувань виносить ухвалу про проведень експертизи порівнюваних комерційних найменувань суб’єктів господарювання, які фігурують у справі. Судова практика, в якій викладаються відповідні висновки експертизи, свідчить, що суб’єкти господарювання рідко використовують тотожні комерційні найменування. Так, постановою Вищого господарського суду України від 14 жовтня 2008 року у справі №12/295 [75], якою залишено в силі рішення попередніх інстанцій, зазначено таке. ТОВ «ТЕКО» ТОВ звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про зобов’язання ТОВ «ТЕКО ГРУП» припинити використання у господарській діяльності, в тому числі в найменуванні відповідача, словесного позначення «ТЕКО», що є схожим з комерційним найменуванням позивача, та змінити найменування відповідача шляхом його перереєстрації.