4. Недоліки законодавства щодо правового регулювання судового захисту прав на комерційне найменування в Україні та можливі шляхи їх подолання
Як відомо, завжди набагато легше критикувати вже створені кимось речі, ніж самому бути їх творцем. Саме тому, перш ніж визначати недоліки законодавства України, яке регулює існування, використання та захист прав на комерційне найменування, слід визначити його переваги та інші позитивні аспекти.
Як зазначалося в Розділі 1 нашої роботи, в Цивільному кодексі Української РСР 1963 року лише один раз згадувалося про комерційне (в тогочасній термінології – фірмове) найменування: зазначалося, що питання про права і обов'язки господарських організацій, пов'язані з користуванням фірмовим найменуванням визначаються законодавством Союзу РСР. Таким законодавством, як ми вже зазначали, було лише Положення про фірму. Саме тому, визначаючи переваги та недоліки сучасного законодавства України, ми будемо порівнювати його з названим Положенням.
Згідно з п. 11 Положення про фірму будь-яка особа, яка володіє правами на комерційне найменування, має право вимагати в судовому порядку припинення використання тощо тотожного чи схожого комерційного найменування з боку іншої особи, оскільки внаслідок тотожності чи схожості комерційних найменувань виникає можливість їх змішування. В той же час законодавство України, окрім аналогічного за змістом положення (у ч. 4 ст. 489 ЦК України), містить заборону і щодо реєстрації схожих торговельних марок. У п. 3 ч. 3 ст. 6 Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з комерційними найменуваннями, що належать іншим особам, якщо заявку на такий знак було подано після виникнення прав на комерційне найменування.
Окрім того, в зв’язку з тим, що незаконне використання комерційного найменування визнано актом недобросовісної конкуренції, існує альтернатива судовому захисту прав на комерційне найменування – захист Антимонопольним комітетом України, чого, звичайно, не існувало до здобуття незалежністю України. Та й в цілому слід зазначити, що чинність Положення про фірму в радянський час була абсолютно фіктивною, адже не існувало підґрунтя для цього: не існувало приватної власності, а відповідно не існувало і конкуренції.
В той же час слід зазначити, що Положення про фірму написано на дуже високому рівні і його приписи втратили актуальність лише в певних термінологічних аспектах – наприклад, вже не існує такого терміну, як «товариство на вірі». Положення фактично може замінити собою ті приписи ЦК України та ГК України, які визначають суб’єктний склад потенційних власників прав на комерційне найменування. Єдиним значним недоліком даного Положення є те, що воно не визначає конкретних повноважень власника (окрім правомочності звертатися до суду по захист). Але цей же недолік притаманний і сучасному законодавству України. Звичайно, можна, посилаючись на аналогію законодавства, проводити паралелі між способами використання комерційного найменування і торговельної марки, але відмінності все ж існують (про них зазначено в Розділі 3 нашої роботи). Отже, це є першим вагомим недоліком законодавства України щодо правового регулювання не тільки захисту, а взагалі використання комерційного найменування і прав на нього.
Вже в Положенні про фірму (в п. 10) зазначено, що право на комерційне найменування (фірму – в термінології Положення) виникає з моменту фактичного початку його використання та воно не підлягає особливій реєстрації, незалежно від реєстрації підприємства. Згодом це положення знайшло своє закріплення в ЦК України (в ч. 2 ст. 489) і воно повторює текст Паризької конвенції. А саме: комерційне найменування охороняється в усіх країнах-учасницях даної конвенції без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною торговельної марки. Це положення фактично містить в собі «міну уповільненої дії», адже, створюючи поле свободи для чесного підприємництва, породжує умови для виникнення практику недобросовісної конкуренції – паразитування на відомості певних комерційних найменувань в зв’язку з відсутністю контролю за виникнення комерційних найменувань. І якщо в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (ч. 11 ст. 23) зазначено, що резервування найменування юридичної особи може мати місце у випадку відсутності у Єдиному державному реєстрі тотожного найменування, то реєстр комерційних найменувань взагалі відсутній. Хоч слід зазначити, що в ЦК України міститься посилання на те, що відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.
В цілому законодавство України, що включає групу цивільно-правових інститутів, завданням яких є індивідуалізація учасників цивільного обороту, товарів і послуг, на думку українських науковців, зокрема, Підопригори О.О. [100, с. 609], відповідає вимогам Всесвітньої організації інтелектуальної власності. З цією точкою зору не можна не погодитися, зважаючи на те, що зазначена організація висуває доволі абстрактні та загальні вимоги щодо захисту, зокрема, комерційного найменування. І законодавство України таким чином, встановивши такі ж загальні норми щодо захисту прав на комерційне найменування без визначення конкретних аспектів, спершу, його використання та закріплення, може вважатися дійсно таким, що відповідає міжнародним аналогам.
Тому перш ніж говорити про ті доповнення, які, на нашу думку, слід внести до законодавства щодо захисту прав на комерційне найменування, варто зазначити, що саме необхідно змінити в законодавчій базі щодо створення та використання комерційного найменування. Перш за все, це реалізація на практиці положення ч. 3 ст. 489 ЦК України про те, що відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів. Такий реєстр має вестися або на загальнодержавному рівні (наприклад, Державним департаментом інтелектуальної власності), або на місцевому рівні (наприклад, місцевими органами влади). Так, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, ведення реєстру комерційних найменувань покладено на секретаря штату [104, с. 68]. У такому разі існуватиму один загальний реєстр, в який будуть вноситися відомості всіма уповноваженими органам місцевої влади; при цьому такий реєстр необхідно зробити загальнодоступним (так само, як базу торговельних марок, що отримали правову охорону в Україні). В той же час згідно з Положенням про фірмові найменування, яке діє в Литві, комерційні найменування реєструються в Державному патентному бюро [8, с. 159]. Окрім того, на території більшості держав, які свого часу були у складі Радянського Союзу, існує тенденція законодавчого закріплення інституту комерційного найменування в окремих законах. Чи є спеціальний закон про комерційні найменування в Україні необхідним – не найважливіше питання, важливо, щоб навіть ті норми, які вже є, діяли, а це, зокрема, згадана ч. 3 ст. 489 ЦК України, це і Положення про фірму в цілому. Саме тому нагальним вбачається відновлення чинності Положення про фірму і відповідне термінологічне оновлення його приписів, а також доповнення приписами про таке:
1) визначення правомочностей власника прав на комерційне найменування (наприклад, за аналогією із відповідними положеннями ст. 16 Закону України «Про захист прав на знаки для товарів і послуг»);
2) зазначення того, яким чином закріплюється комерційне найменування: чи то в статутних документах, чи то у реєстрі, загальнодержавному чи місцевому. На нашу думку, більш доречним є закріплення в законодавстві обов’язку суб’єкта господарювання зазначати в своєму статуті, яке позначення є його комерційним найменуванням. Звичайно, таке правило може бути застосоване лише щодо юридичних осіб, що ж до фізичних осіб-підприємців, то правило тут чітке – його комерційним найменуванням є, окрім власне корпусу комерційного найменування (ФОП), його прізвище або ім'я. Обидві ці частини закріплюється в свідоцтві про право зайняття підприємницькою діяльністю;
3) вимоги щодо того, які слова можуть використовуватися.
Що ж до безпосередньо судового захисту прав на комерційне найменування, то основних проблематичних питань декілька:
1) питання підвідомчості справ щодо захисту прав на комерційне найменування;
2) питання визначення розміру збитків;
3) питання подання доказів.
Перше з наведених питань в цілому викладено в підрозділі 3.2 нашої роботи, тому зараз вважаємо за необхідне лише наголосити та ще раз підкреслити, що саме питання підвідомчості справ щодо захисту прав на комерційне найменування є наріжним каменем судового механізму захисту. Тому дане питання потребує детального та нагального законодавчого врегулювання, зокрема, шляхом визначення суду, який незалежно від складу учасників буде уповноважений вирішувати справи щодо захисту прав на комерційні найменування та й в цілому права інтелектуальної власності.
Друге питання також частково висвітлено в підрозділі 3.2 нашої роботи; проте попри його наукове обґрунтування та практичне висвітлення (про що свідчить численна судова практика та практика проведення експертиз про визначення розміру збитків) його законодавче врегулювання є нагальним. Підставою для цього є те, що методів розрахунку збитків є декілька (два з них наведені в згаданому підрозділі нашої роботи), і вибір методу здійснюється спеціалістами, які проводять економічні дослідження у судових справах для визначення розміру збитків, довільно. Така практика видається невірною, адже в аналогічних справах можуть бути абсолютно по-різному визначено розмір збитків. Саме тому вважаємо за доцільне законодавчо визначити один з методів, який використовуватиметься при проведенні експертизи щодо визначення розміру збитків у справах щодо захисту прав на об’єкт інтелектуальної власності в цілому і на комерційні найменування зокрема. Метод, який, на нашу думку, найбільше відповідає меті захисту прав на, зокрема, комерційне найменування полягає в тому, що розмір збитків (упущеної вигоди) визначається за таким принципом: один зразок продукції, на якій нанесено комерційне найменування постраждалого суб’єкта господарювання, витісняє з ринку один аналогічний продукт самого суб’єкта господарювання. Таким чином, сума упущеної вигоди буде розраховуватися залежно від вартості продукції, яку продає сам суб’єкт господарювання, що постраждав від порушення.